KIPO will order to submit foreign PTO’s examination results of earlier filing.

Foreign applicants who file Korean patent applications based on foreign priorities will be needed to submit examination results of the foreign patent offices from Jan. 1, 2017.

KIPO examiner can request the examination results (especially, cited references) of foreign PTOs retroactively to the applicants who have been filed before Jan. 1, 2017. Korean Patent Act will include the article in §63(3).

According to the statistics of KIPO, the Korean patent applications based on foreign priorities are 8,387 (19.4%) in 2013. KIPO expects enhancement of patent examination quality by introducing this procedure.

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미국 특허등록요건에 관한 case law 와 MPEP (Manual of Patent Examining Procedure) 주요 chapter 위주로 미국특허법을 study 합니다.

김정훈 (Robert J. Kim), US attorney at law (Washington DC), 특허법인 우인

Pre-AIA and post-AIA issues presented by the on-sale bar

아래의 글은 MBHB의 Joseph A. Herndon이 쓴 표제의 글을 필자가 일부 번역한 것이다.

 

On-sale bar란 발명이 판매 (sale) 내지는 판매를 위한 청약 (offer for sale) 한 행위에 의하여 해당 발명에 허여된 특허를 무효화 할 수 있는 것이다.

AIA 개정을 통하여 특허법상의 on-sale bar 조항이 변경되었는데, 변경된 조항은 어떠한 판매 내지 판매를 위한 청약이 특허 무효의 근거가 되는지 판단함에 있어서 혼란을 초래하게 된 것으로 평가 받는다.

 

Pre-AIA On-sale Bar

Pre-AIA에 의하면, 특허출원일로부터 1년 전에 미국에서 발명이 판매 (sale) 된 경우 on-sale bar가 성립되었다. 이러한 일자는 특허출원의 “critical date”라고 한다. 발명자의 행위가 Pre-AIA on-sale bar를 성립시키기 위해서는 critical date 이전에 다음의 두가지 사항을 충족해야 하는데, 이를 Pfaff test (Pfaff v. Wells Electronics, 525 U.S. 55, 67-68 (1998)) 라고 한다:

  1. 발명이 상업적 판매의 청약행위 대상일 것 (실험적 목적이면 안됨)
  2. 발명이 즉시 특허출원 가능한 수준일 것

일반적으로, 공중의 것이든 사적 (私的) 인 것이든 판매/청약의 행위는 pre-AIA on-sale bar를 성립시킬 수 있다. 공중의 것이냐 사적인 것이냐의 구분은 사적인 판매/청약이 비밀유지 합의 하에 이뤄진 행위 여부로 한다.

 

법원 (재판부) 이 발명자의 행위가 상업적 판매의 수준에 이르는지 여부를 판단함에 있어서 Uniform Commercial Code에 규정된 판매의 기준을 참고한다. 판매/청약이 판매자에 의하여 구매자를 관리함으로써 (under control), 해당 발명이 공중으로부터 격리된 경우에는 상업적 판매의 수준에 이르지 않은 것으로 판단한다. 판매/청약이 상업적 판매의 수준에 이른 예로는 다음과 같은 경우가 있다. (아래의 6가지에 국한되는 것은 아니다.)

  1. offers/sales made even where delivery occurs after the critical date;
  2. offers/sales on consignment or otherwise subject to approval of customer;
  3. offers/sales made, but rejected or unreceived;
  4. offers/sales made without the product on hand;
  5. offers/sales by an independent third party with or without authorization; and
  6. offers/sales involving oral or written purchase orders provided by a customer, supplier, or the like, even if such orders are not accepted.

*** 판매/청약이 이뤄졌으나, 아직까지 특허가 적용된 물품이 소비자 (구매자) 에게 전달되지 않은 경우, 실체없이 이뤄진 판매/청약의 경우 등이다.

 

예외적으로 상업적 판매/청약의 수준에 이르지 않는 경우가 많다. 예를 들면, 최초 당사자에 의하여 특허받지 않은 제품 (product) 의 판매가 있었는데 이에 대한 제조방법은 비밀유지 상태였다면, 다른 당사자의 제품의 제조방법 (method) 에 대한 특허에 대하여는 on-sale bar가 되지 못한다. 무엇보다 판매/청약의 1차적 목적이 실험적 목적이었다면, 이는 상업적 수준에 이르는 판매/청약이 아니다.

 

MPEP는 법원이 1차적 목적의 실험적 목적 여부 판단 시 고려요인에 대하여 상세하게 기재하고 있다. 그 중 하나는 판매/청약이 공중의 실험에 필요한 경우이다. 법원도, 어떠한 경우에 있어서는, 공중의 실험목적인 판매/청약에 의하더라도 발명의 진보를 실현하기도 하지만, 그렇다 하더라도 공중에의 실험이 소비자의 주관적 수요 내지 관심을 실험하는 것은 포함하지 않는다고 보았다. 또 다른 요인은 낮거나 우연한 수준의 상업적 이용인 경우이다. 이를 판단함에 있어 법원은 현재 존재하거나 잠재적인 소비자에 의한 지불 또는 접촉을 고려한다. 또다른 중요한 요인으로는 발명자/특허권자의 실험자에 대한 관리 (control) 정도가 있다. 즉, 실험 과정 내내 발명자 (특허권자) 가 실험자를 면밀히 관리하는 경우, 대부분에 있어 법원은 해당 행위가 실험적 목적이라고 판단한다.

 

Pfaff test의 두번째 기준으로써, 발명이 즉시 특허출원 가능한 수준에 이르렀는지를 두 가지 방법에 의하여 판단할 수 있다. 그 하나는 발명의 구체화 (reduction to practice) 를 입증하는 방법이고, 다른 하나는 critical date 이전에 발명자가 해당 발명에 대하여 당업자 수준에서 실시 가능하도록 충분히 특정할 수 있는 정도로 도면 (drawing) 내지 기술 (description) 을 준비하였음을 입증하는 방법이다. CAFC는 샘플, working prototype, CAD 도면, 발표 (presentation) 형태로 된 제품의 판매/청약에 대하여 해당 제품이 특허된 제품의 모든 claim limitation을 충족한다면 (내재적인 방법 (inherently) 으로의 충족도 포함), 이로써 “발명이 즉시 특허출원 가능한 수준”에 이른 것으로 판단하였다. 이러한 방법으로 제품이 “즉시 특허출원 가능한 수준”에 있으며 판매/청약된 경우, on-sale bar의 시점은 시작된다.

 

Pre-AIA on-sale bar의 중요한 CAFC 판결로는 실험적 목적의 판매/청약에 있어서 “공급자 예외 (supplier exception)” 에 관하여 판결한 Special Devices, Inc. v. OEA, Inc., 270 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2001) 사건이 있다. 특허권자는 출시에 앞서 충분한 제품 수량을 준비하기 위해, 비밀리에 비축하였는데 이러한 행위가 특허출원일로부터 1년 이전이었고, 이에 대하여 CAFC는 해당 행위가 on-sale bar를 성립시킨다고 판시하였다. 이후 CAFC는 많은 사건에서 “No supplier exception” 기준을 적용하였다.

 

Hospira 사건에 대한 en banc 판결이 예정되어 있는데, 이는 pre-AIA sale에 대한 법원의 검토에 큰 영향을 줄 것으로 보인다. 적어도, 예정된 판결은 pre-AIA 사적 판매/청약 (private offers/sales) 의 검토에 대한 체계 즉, 공급자와의 사적 상업적 거래관점에서의 상업적 판매/청약과 실험적 판매/청약 간의 차이점에 대한 기준을 제시할 것으로 예상된다.

 

Post-AIA Changes to the On-sale Bar

Post-AIA on-sale bar에 의하면, 유효 출원일 (effective filing date) 로부터 1년 전에 발명이 세계 어느 곳에서든 판매되거나 그 외의 방법으로 공중에 이용 가능하게 된 경우 (on sale, or otherwise available to the public), 해당 발명은 특허 받을 수 없다. Post-AIA 조문에 의하면 공중에 의한 판매/청약 만이 on-sale bar를 성립시킬 수 있는 것으로 규정하고 있기 때문에 현저히 모호한 상황이 발생한다. 즉, 사적 판매/청약이 on-sale bar를 성립시키는지, 실험적 이용 예외가 여전히 성립되는지 불명확해졌다.

이점에 관하여는 MPEP도 pre-AIA 조항이 적용되는 판례만을 기재하고 있을 뿐이다. 다만, AIA 입안과정을 살펴보건 대, 사적 판매/청약은 post-AIA on-sale bar를 성립시키지 못하는 것으로 볼 수 있는데, 가령 이 부분에 대하여 아래와 같이 기재하고 있다:

“An inventor’s confidential sale of his invention, his demonstration of its use to a private group, or a third party’s unrestricted but private use of the invention will no longer constitute [prior] art. Only the sale or offer for sale of the invention to the relevant public or its use in a way that makes it publicly accessible will constitute prior art.” 157 Cong. Rec. S5320 (daily ed. Sept. 6, 2011)

 

Patrick Leahy는 AIA 102(a)가 사적 판매/청약, 사적 이용 또는 미국 내에서 비밀 유지된 상태로 실시되는 프로세스가 더 이상 선행기술 (prior art) 로 작용하지 않도록 개정되는 것이라고 했다.

아직까지 CAFC에 의한 개정 조항의 해석은 없지만, 최근 1심법원에 의한 post-AIA on-sale bar 판결이 있었다. Helsinn Healthcare S.A. v. Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. 사건에서, Mary L. Cooper 판사는 원고의 주장과 같이, 사적 판매/청약이 post-AIA on-sale bar를 촉발하지 못한다고 판시했다.

 

사적 판매/청약의 문제와 연관된 출원인으로서는 확실히 post-AIA on-sale bar에 있어서 애매모호한 상황에 직면할 수 밖에 없을 것으로 예상된다. 법원은 분명히 pre-AIA와 post-AIA에 있어서 on-sale bar에 대하여 다른 판단 기준을 적용할 것이 확실하기 때문이다.

 

*** (2016.8.30 추가)

Medicines Co. v. Hospira, Inc., Case Nos. 14-1469; -1504 (Fed. Cir., July 11, 2016) 사건에 대한 판결에서, CAFC는 on-sale bar를 성립시키기 위한 “상업적 거래 (commercial transaction)”의 여부를 판단함에 있어서, Uniform Commercial Code §2-106 (Definitions: … “sale”) 의 모든 특징을 포함해야 한다고 판시했다. 그러면서,  해당 사건에 있어서의 거래행위는 아래와 같이 on-sale bar를 성립시키는 수준에는 이르지 못하는 것으로 판결했다.

  • Only manufacturing services—not the invention itself—were sold to the inventor.
  • The inventor maintained control of the invention, as shown by the retention to title to the embodiments and absence of any authorization to Ben Venue to sell the products to others.
  • “Stockpiling” of inventory is an act of preparation for commercial sales but does not, standing alone, constitute a “commercial sale” when no offer has yet been made.

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Broadest Reasonable Interpretation (BRI) standard does not apply in a reexamination proceeding when a patent expires during the proceeding.

아래의 글은 Katelyn Bernier (Buchanan Ingersoll & Rooney PC) 가 쓴 표제의 글을 필자가 일부 번역한 것이다.

 

2016.8.9, CAFC는 In re: CSB-System International, Inc., No. 2015-1832에 있어서, PTAB이 CSB의 US 5,631,953에 대한 특허성 판단에 있어서, 적절한 Claim interpretation 기준을 적용했는지에 대하여 판결하였다.

통상, 미국 법원의 재판부는 소위 Phillips standard를 적용하여 특허성을 판단한다. Phillips standard는 USPTO 심사과정에서 적용하는 BRI standard에 비하여 엄격한 (협소한) 판단기준이다.

BRI standard는 특허가 만료되기 전에 청구된 reexamination proceeding에서도 적용된다. BRI standard 기준을 적용하는 근거는, 특허권 만료 전에는 특허권자가 해당 청구항의 권리범위를 협소하게 보정할 수 있기 때문이다.

CSB 사건에서, PTAB은 reexamination 중에 BRI standard를 적용하여 청구범위를 해석하였는데, CSB는 항소 중에 BRI standard가 아닌 Phillips standard를 적용했어야 된다고 주장하였다.

CAFC는 CSB의 주장대로 Phillips standard를 적용해야 했다고 판시했다. (그러나, Phillips standard 적용 시에도 ’953에 대한 무효판결은 변함이 없다.)
1997.5.20 등록된 ’953 특허는 LAN을 통하여 PC에 전송되는 전화로부터 데이터를 공급받는 회로구성에 관한 특허이다. 작동 시에, 전화가 ISDN으로부터 수신되면 이를 동기화 구성으로 보낸다.

Reexamination 중에, 심사관은 CSB의 “personal computers”와 “LAN server” 보정에 의한 청구범위 한정을 거절했다.  CSB가 심사관의 거절에 대하여 appeal 신청을 한 후, appeal이 진행 중이던 2014.5.20 특허는 만료되었다.

 

PTAB은 CSB가 reexamination 동안 특허청구범위를 보정할 수 있었기 때문에 BRI standard를 적용하는 것이 적절했다고 판결하였다.

CAFC는, 그러나 PTAB의 판결을 기각하면서, reexamination 진행 중에 특허가 만료되었다면, 특허권자로서는 실질적으로 특허청구범위 보정 가능성이 줄어들기 때문에 BRI standard 적용이 부적절하다고 판시했다. (37 C.F.R. §1.530(j) “[n]o amendment may be proposed for entry in an expired patent.” 로 되어있다.)

 

CSB의 사건과 같이, 특허가 appeal 도중에 만료될 경우, 설사 특허권자가 심사관에게 보정을 제출하더라도 해당 특허의 청구범위가 보정되어 새로 발행되지는 않는다.

 

*** (2020.6.7) 본 판례는 USPTO (PTAB) 의 IPR 에 있어서의 새로운 claim construction standard 적용으로 더이상 유효하지 않습니다.

 

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