“Inherent disclosure” in priority document is sufficient to satisfy written description requirement.

아래의 글은 PATENTLYO에 실린 Dennis Crouch의 표제의 글을 필자가 일부 번역한 것이다.

 

Yeda Research v. Abbott (Fed. Cir. 2016)

 

Abbott 특허 US 5,344,915는 TBP-II에 관한 것으로 1990년에 출원되었는데 1989년에 출원된 2건의 독일특허출원을 우선권 기초출원으로 하고 있다. 잠재적 신규성 부정 인용문헌 (Engelmann) 은 상기 독일출원일보다 후일이면서, 미국출원일보다 앞서 공개되었다.
Interference proceeding에서, PTAB은 1심법원의 판결과 동일하게 Abbott의 주장대로 독일출원이 해당 발명을 충분하게 개시했다고 판결했다. (Yeda의 특허출원일은 Abbott의 출원일자에 9일 뒤진다.)
우선권 출원일은 해당 발명이 원출원에 충분하게 기재되어 있는 경우에만 유효하다. 다음과 같다.

… the invention “be disclosed in a way that clearly allows a person of ordinary skill to recognize that the inventor invented what is claimed and possessed the claimed subject matter at the date of filing.” Ariad Pharmaceuticals, Inc. v. Eli Lilly & Co., 598 F.3d 1336, 1351 (Fed. Cir. 2010) (en banc).

한편, Written description 요건 자체가 특허무효사유는 아니고 우선권 출원일을 무효화하는데, 본 건에서는 intervening prior art가 존재하므로 해당 특허가 무효화 가능한 상황이다.

 

Abbott 특허의 Claim1은 결합단백질로써 “a molecular weight of about 42,000 daltons” 이고 “the N-terminus the amino acid sequence Xaa Thr Pro Tyr Ala Pro Glu Pro Gly Set Thr Cys Arg Leu Arg Glu … ” 인 것을 특징으로 한다.

문제는 Abbott의 독일출원 어디에도 N-terminus sequence에 관하여 기재하고 있지 않은 점이다.

 

Abbott는 상기의 문제에 대하여 “inherent disclosure”로써 극복하였다. 다음과 같다:

Under the doctrine of inherent disclosure, when a specification describes an invention that has certain undisclosed yet inherent properties, that specification serves as adequate written description to support a subsequent patent application that explicitly recites the invention’s inherent properties.

 

Abbott 독일우선권 출원은 TBP-II의 제법에 대하여 기재하고 있으나, 실제 sequence에 대하여는 기재사실이 없다. CAFC는 원출원이 N-terminus sequence에 대하여 내포하고 있으므로, written description 요건이 충족되었다고 다음과 같이 판시했다.

… the original disclosure “inherently discloses the remaining amino acids in the N-terminus sequence” and therefore “serves as adequate written description support for the patent claiming TBP-II.”

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김정훈 (Robert J. Kim), US attorney at law (Washington DC), 특허법인 우인

PTAB reversed based on non-analogous art theory.

아래의 글은 Greg DeLassus (Harness, Dickey & Pierce) 가 쓴 표제의 글을 필자가 일부 번역한 것이다.

 

In re Natural Alternatives LLC (Fed. Cir. Aug. 31, 2016) 사건에서 Natural Alternatives (NA) 는 US 6,080,330 (노면 얼음제거를 위한, 기존에 비하여 염과 독성화합물의 양이 적은 신규 화합물) 의 특허권자이다. NA는 ’330을 수개의 노면 얼음제거제 공급자에게 특허라이센스를 제공했는데, 그 중 한 공급자가 ex parte re-examination을 청구했으며, PTAB은 해당 특허가 (선행문헌 대비) 자명하여 무효라고 판시했다. NA는 CAFC에 항소했다.

문제가된 특허 청구항의 한정사항은 “desugared sugar beet molasses (설탕 추출 후 사탕무우 당밀)”이다. NA는 이 특정 당밀을 공지의 얼음제거제에 혼합함으로써 얼음제거 효과를 개선할 수 있음을 발견하고, 이를 특허등록하였다. 즉, NA의 특허방법에 의하여 보다 적은 양의 얼음제거제 (염) 를 사용할 수 있는 이점이 있으며, 이는 차량의 부식 내지 지하수의 오염을 줄이는 등의 효과가 있다. NA의 특허 이전에는 desugared sugar beet molasses는 폐기물이었다. USPTO의 prima facie obviousness의 핵심은 PL 164018 (Zdzislaw) 에 의하여 sugar beet molasses (염이 아닌 알코올) 가 공지되었고 (설탕성분 추출여부는 주장이 있었으나 중요한 사항은 아님), 노면 얼음제거제가 공지되었다는 것이다. Zdzislaw의 부동액과 NA의 특허청구항 간의 차이점은:

  1. 특정 비율만큼의 molasses 혼합비율 및
  2. 얼음제거제로서 알코올이 아닌 염을 필요로 하는 점이다.

심사관은 US5,639,319 (Daly) 를 추가로 인용하였는데, Zdzislaw와는 상이한 비율의 molasses/alcohol에 관하여 기재하고 있으며, 해당 molasses/alcohol 혼합물을 타이어 안정제 용도로 사용하는 것으로 기재하고 있다. 심사관은 추가적으로 Public Works 매거진을 인용하여 alcohol과 road salt의 혼합물이 노면얼음제거 효과를 가짐을 입증했다. PTAB은 심사관이 입증한대로, ’319와 Zdzislaw에 기재된 molasses/alcohol 혼합비율 및 Public Works에 기재된 alcohol – salt간 상호교환가능성에 기초하여, NA의 노면얼음제거물질에 관한 특허 청구항은 molasses – road salt 간 혼합비율 조정에 지나지 않는다고 판결하였다.

NA는 부동액 (Zdzislaw) 기술과 타이어 안정제 (Daly) 를 결합하는 것은 두 기술분야가 analogous art fields에 해당하지 않으므로 오류가 있다고 주장하였다. PTAB은 두 기술분야가 동절기 자동차에 관한 기술로 관련이 있어 공통 기술분야라는 입장을 취했는데, CAFC는 In re Clay, 966 F.2d 656 (Fed. Cir. 1992) 사건을 인용하면서, 이는 잘못이라고 판시했다. Clay 사건에서 PTO는 유류 저장탱크 (oil storage tanks) 와 유류굴착장치 (oil extraction rigs) 는 “석유산업 (petroleum industry)” 이라는 공통산업분야에 속한다고 판시했으나, CAFC는 “석유산업” 분야가 공통산업분야로 분류되기에는 너무 일반적이고 추상적이므로 PTO의 판결에 오류가 있다고 판시했다.

본 사건에서도 CAFC는 유사한 이유로 PTO의 prima facie obviousness 성립에 오류가 있으므로, NA의 특허에 대한 거절판단은 뒤집혀야 한다고 판시했다.

 

*** Analogous/Non-analogous art 관련 필자의 다른 글은 아래 참고:

Nonanalogous or disparaging prior art (MPEP 2131.05) http://uspatentbrilliantly.com/nonanalogous-or-disparaging-prior-art-mpep-2131-05/

Non-analogous art is not prior art for purposes of obviousness: Circuit Check v. QXQ http://uspatentbrilliantly.com/non-analogous-art-is-not-prior-art-for-purposes-of-obviousness-circuit-check-v-qxq/

“Soda-pop” bottle caps can be analogous art for flash chromatography cartridges http://uspatentbrilliantly.com/soda-pop-bottle-caps-can-be-analogous-art-for-flash-chromatography-cartridges/

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Indefiniteness of Means-Plus-Function Claims

MPEP 2181은 functional claim (기능식 청구항) 에 대하여 기재하고 있는데, 심사관은 3-prong analysis (test) 에 의하여 functional claim 해당 여부를 판단한다. 아래와 같다.

  1. the claim limitation uses the term “means” or “step” or a term used as a substitute for “means” that is a generic placeholder (also called a nonce term or a non-structural term having no specific structural meaning) for performing the claimed function; (즉, 청구범위 한정에 청구된 기능을 수행하기 위하여 means, step 또는 그에 상응하는 포괄적 용어 (비구조적 용어) 를 사용하는 경우)
  2. the term “means” or “step” or the generic placeholder is modified by functional language, typically, but not always linked by the transition word “for” (e.g., “means for”) or another linking word or phrase, such as “configured to” or “so that”; and (즉, means, step 또는 그에 상응하는 포괄 용어는 항상 그렇지는 않으나 연결어 “for” (means for) 와 함께 쓰이거나 또는 “configured to” 내지 “so that” 의 형태로 변형되어진 경우)
  3. the term “means” or “step” or the generic placeholder is not modified by sufficient structure, material, or acts for performing the claimed function. (즉, means, step 또는 그에 상응하는 포괄적 용어가 특허청구범위에 기재된 기능의 수행을 위한 충분한 구조, 물질 내지 행위에 의하여 변형되지 않은 경우)

*** 즉, 3-prong test를 요약하자면, 1) must use “means for” or “step for” (소위 “nonce word”라 한다.), 2) must include function, and 3) must not be modified by sufficient structure (material, act) 이면, means-plus-function claim에 해당한다는 것이다.

 

“means”의 대체어에 해당하는 비구조적 포괄 용어에는 아래와 같은 것들이 있다:

“mechanism for,” “module for,” “device for,” “unit for,” “component for,” “element for,” “member for,” “apparatus for,” “machine for,” or “system for”, …

Welker Bearing Co., v. PHD, Inc., 550 F.3d 1090, 1096, 89 USPQ2d 1289, 1293-94 (Fed. Cir. 2008)

 

아래의 글은 Rebecca Harker Duttry (MWE) 가 쓴 표제의 글을 필자가 일부 번역한 것이다.

 

CAFC는 Advanced Ground Info. Sys., Inc. v. Life360, Inc., Case No. 15-1732 (Fed Cir., July 28, 2016) 사건에서, Means-plus-function 청구항에 관하여 판결했는데, “symbol generator”가 Means-plus-function 청구항 기재형식에 해당하며, 명세서가 해당 청구항의 기능을 수행하기 위한 알고리즘을 기재하지 못했으므로, 청구항이 indefinite하다고 판결했다.

Life360은 “Life360 모바일 앱”을 출시한 신생기업인데, 해당 앱은 지도 상의 지정된 위치에 사용자간에 도착 알림과 통신을 주고받을 수 있게 해준다. Advanced Ground Information Systems, Inc. (AGIS) 는 1심법원에 Life360의 앱이 자신의 특허 수건을 침해했다고 소송을 제기했다. Life360은 답변서에서, AGIS 특허의 “symbol generator”와 “CPU software”가 means-plus-function 청구항 기재형식에 해당하며, 명세서에 이에 대한 구조가 기재되지 않았으므로, 해당 청구항이 indefinite하다고 주장했다. AGIS는 CAFC에 항소했다.

 

우선, CAFC는 “symbol generator”가 112 6th para.의 청구항 기재형식에 해당하는지 판단하였는데, 비록 “means”를 포함하지는 않으나, 1심 판결과 같이, 기능식 청구항기재가 맞다고 판결했다. CAFC에 의하면, “symbol”과 “generator”의 결합은 심볼의 생성 (generation of symbol) 일뿐이며, 기능에 의하여 특정한 구조를 한정하고 있지 않다고 판단했다.

다음으로, CAFC는 발명의 상세한 설명 (명세서) 부분에 “symbol generator”가 무엇을 의미하는지 기재하고 있는지에 대하여 판단했다. 해당 특허는 심볼이 생성됨에 대하여 기재할 뿐, 어떠한 부품 (물품) 이라는 기재사항은 없었다. CAFC는 또한 명세서가 일반적 목적의 computer에 대하여 기재할 뿐이므로, 필요한 기능을 수행하는 특정 기능에 대한 기재가 없어 indefinite하다고 판시했다.

CAFC는 명세서가 특허청구된 “symbol generator”에 해당하는 알고리즘을 기재했어야만 했다고 판시했다.

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