Privileged communications between clients and patent practitioners at the PTAB

USPTO는 Privileged Communications (Attorney-Client privilege) 에 대한 규칙 개정을 공고했다.

(37 CFR Part 42, Rule Recognizing Privileged Communications Between Clients and Patent Practitioners at the Patent Trial and Appeal Board, 2016.10.18일자 Federal Register)

 

해당 규칙은 USPTO (PTAB) 에서 진행되는 IPR, PGR, transitional program for CBM patents 등 discovery 절차가 마련된 경우에, 기존 U.S. attorney에만 보장해주던 attorney – client privilege를 “U.S. patent agent” 및 “foreign patent practitioner”까지 확대하여 적용하는 것이다.

 

이에 따라 37 C.F.R. §42.57 (Privilege for patent practitioners) 는 아래와 같이 제안되었다:

(a) Privileged communications. A communication between a client and a domestic or foreign patent practitioner that is reasonably necessary or incident to the scope of the patent practitioner’s authority shall receive the same protections of privilege as if that communication were between a client and an attorney authorized to practice in the United States, including all limitations and exceptions.

(b) Definitions. The term ”domestic patent practitioner” means a person who is registered by the United States Patent and Trademark Office to practice before the agency under section 11.6. ”Foreign patent practitioner” means a person who is authorized to provide legal advice on patent matters in a foreign jurisdiction, provided that the jurisdiction establishes professional qualifications and the practitioner satisfies them, and regardless of whether that jurisdiction provides privilege or an equivalent under its laws.

 

USPTO는 이와 관련하여 지난 2015.2 공청회를 가졌는데, 특허출원인으로서는 변호사뿐만 아니라, 비변호사 (patent agent, foreign practitioner) 에 의하여도 특허출원에 대한 대리 (위임) 를 하는 경우가 있는데, 그러한 내용이 미국 변호사인 때에만 미국 법률에 의하여 “attorney-client privilege” 적용을 받는 문제가 있어, 이에 대한 수정이 필요하다는 판단이 있었다.

*** Roundtable on domestic and international issues related to privileged communications between patent practitioners and their clients

 

이러한 논의의 시발점이 된 사건은 In re Queen’s University at Kingston인데, 해당 사건에서 CAFC는 patent agent와 client 간의 communications는 비밀유지 특권이 성립함을 확인한 바 있다.

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Federal Circuit rules the Patent Trial and Appeal Board can consider new evidence during AIA review trial.

아래의 글은 Matthew Ambros의 표제의 글을 필자가 일부 번역한 것이다.

2016.9.26, CAFC는 PTAB이 AIA review trial 시에, 심판 청구에서 누락된 새로운 증거에 대하여 인용하는 것이 허용됨을 확인하였다. 다음과 같이 판결이유를 밝혔다.

“…the introduction of new evidence in the course of the trial is to be expected in inter partes review trial proceedings and, as long as the opposing party is given notice of the evidence and an opportunity to respond to it, the introduction of such evidence is perfectly permissible.” (즉, inter partes 절차이면서, 상대방에게 새로운 증거에 대한 통지가 있는 한 허용된다는 것이다.)

해당 사건의 특허는 US7,351,410와  US7,655,226으로 발명의 명칭이 “Treatment of Pompe’s Disease”이며, 인간 acid alpha-glucose의 주사에 의한 Pompe’s disease 치료방법에 대하여 청구하고 있다. Pompe’s disease는 유전성 대사질환으로 lysosomal enzyme acid alpha-glucosidase (GAA) 의 전부 내지 일부가 결여됨으로써 발생하는 질병이다. 건강한 사람에게서는 GAA가 glycogen 내지 glucose로 분해되는데 반해, Pompe’s disease 질환을 가진 사람에게서는 glycogen으로부터 glucose로의 분해가 일어나지 않는다. 이로 인하여 glycogen이 근육에 축적되고 결과적으로 glycogen 과다상태가 되는데, 이는 유아 사망 내지 근육퇴화 및 호흡기계 질환을 야기한다.

 

2013년, Biomarin은 2건의 특허 US7,351,410와 US7,655,226에 대한 inter partes review (IPR) 를 청구하였고, 이에 대하여 PTAB은 각각 (상이한) 2건의 obviousness를 이유로 하는 심판을 승인하였다. 최종 서면결정에서, PTAB은 preponderance of evidence 기준으로 2건의 특허가 자명하다는 결론을 내렸다. (그런데) 해당 최종 서면결정에서 PTAB은 최초 IPR이 개시된 때 제출된 증거가 아닌 다른 증거를 포함하였다.

항소에서, 특허권자인 Genzyme은 PTAB이 행정절차인 IPR에서 당사자 고지 의무를 위반하였다고 주장하였다. 즉, PTAB이 최종 결정에서 새로운 증거에 기하여 특허 무효를 결정했다고 항변한 것이다.

CAFC는 PTAB이 IPR을 개시하기 위한 결정에서 PTAB의 최종 서면결정에 인용할 모든 증거를 일일이 기재할 필요는 없다고 하면서, Genzyme의 항변을 기각하였다. 다음과 같이 기각한 이유를 밝혔다.

“…there is no requirement, either in the Board’s regulations, in the APA, or as a matter of due process, for the institution decision to anticipate and set forth every legal or factual issue that might arise in the course of the trial.” (즉, 그러한 의무가 관련 규정이 어디에도 없고, 절차적인 부분에서도 문제가 없다는 것이다.)

게다가, CAFC는 Genzyme이 PTAB에서의 절차 상에 어떠한 고지 내지 통지의 요구에 있어서 거부를 받은 사실이 없음에 대하여 확인하였다. 실제, CAFC는 Genzyme 스스로 문제가 된 선행문헌을 특허권자의 답변서에 기재하였음을 인지하였고, 이로 인하여 해당 선행문헌이 PTAB의 최후 서면결정에 인용될 수 있음을 Genzyme이 충분히 인지할 수 있었을 것으로 판단하였다. 또한, Genzyme이 해당 선행문헌에 대한 고지를 받았음에도 불구하고 절차적 선택 내지 해당 증거의 배제를 위한 답변을 하지 않았음에 대하여 확인하였다.

마지막으로, CAFC는 PTAB이 신규한 증거를 제한적으로 인용했음에 주목하였다. 특히, PTAB은 문제가 된 선행문헌을 해당 분야의 기술적 수준을 설명하기 위하여 인용하였을 뿐, 청구항의 자명성을 다투기 위한 것으로는 인용하지 않았다.

 

본 사건은 심판청구인과 특허권자 모두에게 AIA review 절차에 있어서 유의할 점이 있음을 시사한다. 특허권자로서는 심판 청구 시 최초 제시된 선행문헌 외에도 PTAB 결정에 있어서 인용 될 수 있음을 유의해야 한다. 이에 motions to exclude, motions seeking additional briefing 등 절차적으로 가능한 모든 방법을 적극 활용할 필요가 있다. 심판청구인으로서는 최초 제시된 선행문헌 (증거) 이외에는 너무 중요하게 의존하는 것은 지양해야 한다. 본 사건에서는 신규한 증거가 인용되었으나, 이는 해당 분야의 기술적 수준을 설명하기 위한 수준에 그쳤으므로, 신규한 증거가 PTAB의 특허성에 대한 중대하고 실질적인 판단에 활용되는 것을 기대하는 것은 지양해야 한다.

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Responding to new grounds of rejection in an examiner’s answer

아래의 글은 USPTO 홈페이지 PTAB / Appeals에 게재된 표제의 글을 필자가 번역한 것이다.

(https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/appeals)

 

PTAB 심판 규칙에 의하면, 심판청구인이 appeal brief를 제출한 것에 대하여 심사관은 examiner’s answer를 제출할 수 있고, 이에 대하여 심판청구인은 다시 reply brief를 제출할 수 있다. 37 CFR §§41.37, 41.39, 41.41 (2015). Examiner’s answer에 관한 규칙에서, 심사관은 new ground of rejection을 포함시킬 수 있다고 되어있다. §41.39(a)(2). 해당 규칙에 의하면, 심사관은 Director의 승인을 획득해야 한다. MPEP는 Technology Center Director의 승인이 있어야 하고, “New Grounds of Rejection”으로 부제를 달아야 한다고 규정하고 있다. MPEP §1207.03 (I), 9th Ed., Rev. 7 (October 2015).

 

본 글은 심사관이 new ground of rejection을 포함하는 examiner’s answer를 발행했을 경우, 심판청구인으로써 어떻게 대응해야 하는가에 대하여 안내하기 위함이다. 그에 앞서, new ground of rejection이 무엇인가에 대하여 살펴보고자 한다.

 

Examiner’s answer에 최초로 적용 내지 인용된 증거 (신규한 prior art 등) 를 new ground rejection이라 한다. Rules of Practice Before the Board of Patent Appeals and Interferences in Ex Parte Appeals; Final Rule, 76 Fed. Reg. 72270, 7226 (37 CFR §41.39(a)(2)). 최초 인용된 증거만이 Examiner’s rejection을 new ground rejection으로 하는 것은 아니고, 심사관이 “basic thrust of the rejection”에 대한 입장 (position) 내지 사유 (rationale) 를 변경하였을 때에도 new ground rejection이 된다. Final Rule에 밝힌 바와 같이, new ground of rejection에의 해당여부는 구체적인 사례에 의하여 결정되는 (fact-specific) 문제이다.

 

심사관이 §41.39(a)(2)에 근거하여 Technology Center Director의 승인을 획득하고 new ground of rejection을 포함하는 것으로 examiner’s answer를 발행한 경우, 심판청구인은 2가지의 절차적 옵션 중 택일이 가능하다. 37 CFR §41.39(b). 심판청구인은 examiner’s answer 발행일로부터 2개월 이내에 37 CFR §1.111에 근거한 답변서를 제출함으로써 심판을 취하하고 심사를 재개하던지, 37 CFR §41.41에 근거한 답변서를 제출함으로써 심판 유지 청구를 할 수 있다. 심판청구인이 상기 2가지 옵션 중 어느 하나를 실시하지 않는 경우, PTAB은 new ground of rejection에 기한 청구항에 대한 심판을 취하하게 된다. 더욱이, 심판청구인은 new ground of rejection에 대한 37 CFR §41.41에 근거한 답변서 (reply brief) 에서 보정 (amendment), 진술 (affidavit) 또는 신규한 증거 (evidence) 의 제출을 생략할 수 있다. §41.39(b)(2). 보정, 진술 또는 신규한 증거를 수반하는 Reply Brief는 심사 재개를 신청한 것으로 취급된다.

 

심사관이 Office action에서와는 다른 사유 (findings, reasoning, explanations) 를 examiner’s answer에 기재하는 경우가 있을 수 있다. 심판청구인이 examiner’s answer가 이러한 사유를 포함하는 것으로 받아들인 때에도 2가지 옵션 중 택일 할 수 있다. 심판청구인이 심판을 유지하고 PTAB으로 하여금 examiner’s answer를 검토하기 원하는 경우, 37 CFR §41.41에 근거한 답변서를 제출할 수 있다. 그러나, 심사 재개를 원하는 경우에는 37 CFR §1.181에 근거한 청원서 (petition) 를 제출하면서, examiner’s answer가 new ground of rejection에 있어서 rejection에 오류가 있었음을 주장할 수 있다. 이 경우, 심판은 중지된 상태에서 해당 청원서가 Technology Center Director의 리뷰 및 판단을 위한 경로를 밟는다. 37 CFR §41.40(a) (MPEP §1002.02(c))

 

37 CFR §1.181에 근거한 청원에 있어서 2가지 중요한 사항으로는 첫째, 해당 청원은 심판청구인이 examiner’s answer에 대하여 Director의 검토를 원하는 경우에만 신청해야 한다는 점이다. 만약 심판청구인이 단순히 심판을 유지하기 원하는 경우라면, 청원이 아닌 reply brief를 제출해야 한다.

둘째, §41.40(a)에 의하여 37 CFR §1.181에 근거한 청원은 reply brief의 제출기한을 종료시킨다는 점이다. 즉, 심판청구인은 reply brief 제출일에 37 CFR §1.181에 근거한 청원을 제출하면 안된다. 37 CFR §1.181에 근거한 청원이 거부된 경우, 심판청구인은 2개월에 걸친 37 CFR §41.41에 근거한 reply brief 제출기한을 갖게 된다. 37 CFR §41.40(c).심판청구인이 청원에 대한 검토 및 결정 전에 37 CFR §41.41에 근거한 reply brief를 제출하면, Office는 이를 심판을 유지하기 위한 청원의 취하로 취급하게 된다. 37 CFR §41.40(d)

 

심판청구인이 examiner’s answer가 new ground of rejection을 포함하고 있고, 심판 상태를 유지하고 싶은 경우, 아무런 action을 취하지 않는 방법이 있다. Reply brief 제출기한이 도과하고, 37 CFR §41.45에 근거한 관납료 (appeal brief forwarding fee) 가 납부된 경우, 해당 심판은 PTAB으로 진행된다. 심판청구인으로서는 심사관의 new ground of rejection을 포함하는 examiner’s answer에 대하여 아무런 action을 취하지 않는 것이 부정적인 결과를 초래할 것으로 생각할 수 있다. 심판청구인이 examiner’s answer에 대하여 기한 내에 청원을 제출하지 않는 것은 심사관의 new ground of rejection을 포함하는 답변서에 대한 항변 (argument) 을 포기하는 것으로 간주된다. 37 CFR §41.40(a). 추가적으로, 41.41에 근거한 reply brief를 제출하지 않는 것은 심판부가 examiner’s answer에서 주장하는 사항으로 설득될 가능성이 있으며, 심판청구인으로써 항변의 기회를 잃는 것일 수 있다.

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