Opting for PGR over IPR: A cautionary tale

아래의 글은 Jenny Chen (Wolf, Greenfield & Sacks, P.C.) 의 표제의 글을 필자가 일부 번역한 것이다.

 

Post-grant review (PGR) 는 IPR에 비하여 특허성 다툼에 있어서 잠재적으로는 더 강력한 수단일 수 있는데, 이는 IPR이 특허문헌 내지 printed publication에 근거한 특허성의 흠결만을 주장할 수 있으나 PGR은 특허성의 흠결에 관한 어떠한 사유라도 가능하기 때문이다.

*** MPEP 2128 “Printed Publications” as Prior Art에는 printed publication에 대한 요건이 기재되어 있다.

 

PGR은 2013.3.15 이후 출원된 특허에 대해서만 제기 가능하다. 즉, 2013.3.16 이전에 출원되었거나, 이전에 출원된 특허에 우선권의 기초를 두고 있는 특허는 PGR이 불가능하다.

 

최근의 사건 Mylan Pharmaceuticals Inc. v. Yeda Research & Development Co. Ltd. (PGR2016-00010) 에서, Mylan Yeda의 특허에 대하여 PGR을 제기하였는데, 해당 특허는 2013.3.15 이후 출원된 특허출원으로 등록받았으며, 수 건의 연관 특허출원이 존재하고 최종적으로는 2009년 출원된 가출원에 기초하고 있었다. Mylan Yeda 특허의 일부 청구항이 (최종) 등록특허의 명세서 기재요건에 위배되며, 또한 2009년의 가출원 내용에 의하여도 기재요건을 충족하지 못하는 바, PGR의 대상이라고 주장하였다. (Mylan의 이러한 주장이 받아들여질 경우, Yeda의 특허는 intervening prior art에 의하여 obviousness 요건을 만족하지 못하는 상황이었다.)

그러나 PTAB은 MylanYeda 특허의 청구항이 (일부라도) 2013.3.16 이후에 유효출원일 (effective filing date) 를 가짐을 입증하지 못하였다고 판시하였다. 첫째, PTAB은 Yeda의 특허가 AIA 적용 하에 등록되었다는 Yeda의 주장에 동의하였다. (심사관은 출원 경과에서 해당 특허가 pre-AIA 규정에 의하여 심사되었다고 했다.) PTAB은 본 사안에 관한 심사관의 결정에 많은 부분 재량을 인정하고 있다. 둘째, PTAB은 Mylan이, PGR 신청인으로서, 적어도 다음의 2가지에 대한 입증에 실패하였다고 판시했다. 즉, (i) 선행 특허출원에 기재된 최초 청구항이 written description requirement을 만족할 수도 있음, (ii) 우선권 관계에 있는 일련의 선행하는 2013.3.16 이전 특허출원들간의 우선권 주장 요건이 위배됨이 존재함

 

최근에 등록된 특허에 대하여는 PGR이 IPR 대비 특허무효를 주장하기 위하여 선호될 이유가 충분하다. 이는 (위에서 살펴본 바와 같이) 흠결의 주장범위가 더 넓을 뿐만 아니라, 절차 개시의 신속성 측면에서도 유리하다. 신청인으로서 명심할 사항은 해당 특허가 PGR 요건을 만족하는지 입증해야 함에 유의해야 한다. 특히, 해당 특허의 청구항이 2013.3.16 이전 출원에 기초하고 있는지 충분히 검토해야 한다.

 

*** USPTO 홈페이지에는 PGR에 대하여 다음과 같이 기재하고 있다.

Post grant review is a trial proceeding conducted at the Board to review the patentability of one or more claims in a patent on any ground that could be raised under § 282(b)(2) or (3). Post grant review process begins with a third party filing a petition on or prior to the date that is 9 months after the grant of the patent or issuance of a reissue patent. The patent owner may file a preliminary response to the petition. A post grant review may be instituted upon a showing that, it is more likely than not that at least one claim challenged is unpatentable. If the proceeding is instituted and not dismissed, a final determination by the Board will be issued within 1 year (extendable for good cause by 6 months). The procedure for conducting post grant review took effect on September 16, 2012, and generally applies to patents issuing from applications subject to first-inventor-to-file provisions of the AIA.

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미국 특허등록요건에 관한 case law 와 MPEP (Manual of Patent Examining Procedure) 주요 chapter 위주로 미국특허법을 study 합니다.

김정훈 (Robert J. Kim), US attorney at law (Washington DC), 특허법인 우인

German patent applications (DPMA): Automotive fields are dominant

독일은 자동차의 나라이다. 자동차 분야의 특허 수치도 이를 뒷받침하고 있다. DPMA에 따르면, 2016년 특허출원은 66,897건으로 예상되는데 이는 2015년의 66,889건 및 2014년의 65,951건에 비하여 다소 증가한 것이다.

DPMA 홈페이지에 공개된 특허출원 현황은 아래와 같다.

(German patents)

At a glance 2014 2015
Applications 1. 65,951 66,889
Concluded examination procedures 34,978 33,483
  – published decisions to grant a patent 15,317 14,795
Newly opened examination procedures 42,337 43,397
Stock 2. 129,544 129,591
  1. Patent applications with the DPMA and PCT patent applications after entering the national phase
  2. Including patents granted by the EPO with effect in Germany, a total of 600,498 patents were valid in Germany in 2015.

(Number of patent applications in DPMA)

dpma

 

특히, 특허출원을 가장 많이 한 기업이 자동차 (부품사, OEM) 관련인 점은 독일이 자동차 강국임을 다시한번 입증한다.

(3 Most active patent applicants)

Rank Applicant Country Applications
1 Robert Bosch Germany 3,841
2 Schaeffler Germany 2,334
3 Ford  USA 1,830

 

게다가 특허분류별 특허출원 건수에 있어서도 상위 5개 분야가 모두 자동차 관련이다. B60은 차량 일반으로 전분류가 자동차 차체, 부품, 제어, 엔진/변속기, 타이어 등에 관한 것이고, F16은 Powertrain (엔진/변속) 관련, H01은 전기소자, G01은 측정/시험에 관한 것으로 G01L (토크) 등 몇몇 분야가 역시 자동차 관련이며, F02는 내연기관에 관한 것이다.

(Patent applications by IPC Class)

IPC Applications(2014) Applications(2015)
B60 6,831 7,164
F16 5,679 5,437
H01 4,603 4,663
G01 4,083 4,044
F02 2,418 2,577

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Obviousness does not require prior art to fit together exactly.

아래의 글은 Denis Crouch 교수의 표제의 글을 필자가 일부 번역한 것이다.

 

ClassCo v. Apple (Fed. Cir. 2016)

 

ClassCo의 특허소송에 대응하여, AppleClassCo의 특허 US6,970,695에 대하여 Inter partes reexamination을 제기하였다. 본안 소송 (2011년에 시작) 은 IPR에 의하여 판결이 유보되었다. 심사관은 대부분의 claim에 대하여 자명성 위반으로 거절하였고, PTAB은 심사관의 결정을 확인하였으며, CAFC는 PTAB의 판결을 재확인하였다.

ClassCo의 특허는 “caller announcement” 시스템에 관한 것으로, 전화기의 스피커 (screen 내지 별도의 스피커가 아닌) 를 통하여 송신자의 확인정보를 표시하는 것을 특징으로 한다. 시스템은 “memory storage”를 포함하는데 이는 송신자 확인정보를 저장하는 용도이다.
심사관은 US4,894,861 (Fujioka) 을 선행문헌으로 인용하였는데, Fujioka 특허는 ClassCo 특허 구성요소 중 전화기의 스피커를 송신자의 확인정보 표시에 사용하는 것을 제외하고는 다른 구성요소는 모두 기재하고 있다. 두번째 선행문헌인 US5,199,064 (Gulick) 는 audio transducer를 송신자의 다양한 요청에 따라 알림을 제공하는 구성에 관하여 기재하고 있다.

 

심판에서, ClassCoFujioka 특허와 Gulick 특허를 결합하는 것은 공지의 구성요소의 기능을 변경하는 것이 포함되어 있어 불합리하다고 주장하였다. CAFC는 이를 기각하였는데, KSR 판결을 인용하면서 다음과 같이 판결하였다.

KSR does not require that a combination only unite old elements without changing their respective functions. . . . Instead, KSR teaches that ‘[a] person of ordinary skill is also a person of ordinary creativity, not an automaton.’ And it explains that the ordinary artisan recognizes ‘that familiar items may have obvious uses beyond their primary purposes, and in many cases a person of ordinary skill will be able to fit the teachings of multiple patents together like pieces of a puzzle. (즉, 공지의 구성요소간의 결합에 있어 “flexible”한 접근방식을 제시했는데, 이에 의하면 그러한 결합이 “predictable”한가, 다시 말해, obvious한가가 관건이지,  반드시 공지의 구성요소를 원래의 기능대로 (변화없이) 결합해야만 하는 것은 아니다.)

 

Secondary Indicia: 한편, IPR 과정에서, ClassCo는 특허에 의한 제품의 업계의 찬사 (industry praise) 를 증거 제출하였으나, 해당 증거는 PTO에 의하여 특허 청구범위에 상응하는 것이 아닌 이유로 기각되었다. 특히, PTAB은 특허의 일실시예에 대하여는 업계의 찬사가 있으나, 다른 일실시예에 대하여는 그렇지 않음을 기각 이유로 제시하였다.

 

항소심에서 CAFC는 그러한 결론을 기각했다. 즉, ClassCo의 (industry praise 대상이 된) 특징은 대표청구항의 권리범위에 해당한다고 판시하였다. 아래와 같다.

[T]he Board found the evidence not commensurate in scope with these claims on the ground that they are too broad, encompassing other embodiments. But “we do not require a patentee to produce objective evidence of nonobviousness for every potential embodiment of the claim.” Rambus. Rather, “we have consistently held that a patent applicant ‘need not sell every conceivable embodiment of the claims in order to rely upon evidence of [objective indicia of nonobviousness].” In re Glatt Air Techniques, 630 F.3d 1026 (Fed. Cir. 2011) (quoting In re DBC, 545 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2008)). (즉, Nonobviousness에 대한 objective indicia 증거 제시에 있어서, 특허권자가 모든 구성요소에 대하여 증빙할 의무는 없다.)

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