Federal Circuit broadly affirms PTAB’s determinations on analogous art, motivation to combine references and obviousness of claims.

아래의 글은 JD Supra에 실린 Douglas Robinson의 표제의 글을 필자가 일부 번역한 것이다.

 

CAFC가 USPTO PTAB의 IPR 판결에 대하여 부여하는 재량 (deference) 은 비교적 크다. (Unwired Planet, LLC v. Google Inc., 2015-1810, 1811, Nov. 15, 2016)

Unwired 사건은 US7,024,205에 관한 것인데, PTAB은 해당 특허를 2회에 걸쳐나 무효 결정했는데, Obviousness 1회 및 CBM 절차에서의 Written description 위배 1회이다. CAFC는 PTAB의 Obviousness 결정에 대하여 확인하였으므로, CBM 결정에는 이르지 않았다.

 

해당 특허는 이용자의 위치 내지 네트워크 관리자의 선택에 의하여 결정된 이용자의 정보에 근거하여 휴대폰 사용자의 검색 시스템 및 방법에 관하여 기재하고 있다. Google은 검색결과를 제공하는 복수의 선행 문헌 및 1997년 발행된 Galitz (책자: 문자정보와 메뉴에 관한 인터페이스 설계에 관한 내용을 포함) 에 기초하여 해당 특허의 무효를 주장했다. Unwired는 항소심에서 다음의 3가지 주장을 폈다.

(1) Galitz was non-analogous art;

(2) The prior art does not teach farther-over nearer ordering; and

(3) There was inadequate motivation to combine Galitz with the other art.

 

CAFC는 상기 3가지 주장을 받아들이지 않으면서 다음과 같이 판결했다.

(1) Non-analogous art를 판단함에 있어서, 기술분야는 Novelty 관점 (the narrowest conception of the field, or the particular focus within a given field) 으로 한정되지 않는다. 해당 특허와 Galitz 모두 큰 틀에서는 Interface design 분야에 속하므로, 당업자 수준에서 analogous art로 판단함에 오류가 없다.

(2) 선행문헌의 기재사항이 항상은 아니나 때때로 (sometimes) farther-over-nearing ordering 결과를 불러오므로, 특허 청구항의 기재사항에 대하여 교시하지 않는다는 주장은 옳지 않다. (즉, 항상 (100%) 특허청구항의 기재사항에 대하여 교시할 필요까지는 없다.)

(3) 당업자 수준에서 선행문헌 간의 조합의 동기가 존재한다. 다음과 같이 판시하고 있다: “Google also argues that it does not need to show that there was a known problem with the prior art system in order to articulate the required rational underpinning for the proposed combination. We agree.” (이는 KSR의 판결 요지 즉, 엄격한 수준의 TSM test를 필요로 하지 않는다는 것과 일관성 있다.)

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미국 특허등록요건에 관한 case law 와 MPEP (Manual of Patent Examining Procedure) 주요 chapter 위주로 미국특허법을 study 합니다.

김정훈 (Robert J. Kim), US attorney at law (Washington DC), 특허법인 우인

What it takes to prove a motivation to combine

필자가 특허일을 하면서 가장 흔하게 접하게 되는 상황 중에서도 가장 애매한 순간 중의 하나가 특허의 진보성 거절을 위하여 과연 몇 개까지의 선행문헌을 조합할 수 있고, 또 그 선행문헌을 조합함에 있어서 어떠한 정도로 조합 동기 (Motivation to combine) 가 필요할까에 대한 것이다. 물론 미국특허심사지침서 (MPEP) 에 의하면, 조합 동기는 명백한 서면증거가 필요한 것은 아니고, 당업자 수준의 지식에서 내포된 것이면 충분하며 (2014.03 Level of ordinary skill in the art: “[t]he document may be relevant to establishing “a motivation to combine which is implicit in the knowledge of one of ordinary skill in the art.” Nat’l Steel Car, v. Can. Pac. Ry., 357, F3.d 1319 (Fed. Cir. 2004)), 다수의 선행문헌을 조합하는 것 자체만으로는 진보성이 인정된다고 할 수도 없다고 한다. (2145. Consideration of applicant’s rebuttal arguments: Reliance on a large number of references in a rejection does not, without more, weigh against the obviousness of the claimed invention. In re Gorman, 933 F.2d 982 (Fed. Cir. 1991))

 

아래의 글은 PatentlyO에 실린 Dennis Crouch의 표제의 글을 필자가 일부 번역한 것이다.

 

In re NuVasive (Fed. Cir. 2016)

본 판결은 비자명성 판결에 있어서 중요한 의미를 갖는데, CAFC는 PTAB IPR 판결을 뒤집으면서, PTAB이 당업자 (Person having ordinary skill in the art) 입장에서 선행문헌의 조합 동기 (Motivation to combine) 를 충분히 설명하지 못했음을 지적했다. 비록 KSR 판결의 요지를 받아들인다고 표시하였으나, 해당판결에서 CAFC는 거의 상반된 결론을 내렸다.

 

해당 사건은 NuVasive의 특허 US 8,361,156 (Spinal fusion implant) 에 대한 IPR을 포함한다. 청구항은 임플란트가 Medial plane 상에 Radiopaque marker를 포함하는 것으로 기재되어 있으며, PTAB은 해당 특허가 Spinal fusion에 대한 복수의 선행특허의 조합에 의하여 자명하다고 판결했다.

Doctrine of Obviousness: 청구항은 발명일을 기준으로 선행문헌 대비 당업자 (PHOSITA) 에게 자명한 때에는 무효이다. 35 U.S.C. §103

Motivation to Combine: 많은 자명성 판결에 있어서, 복수의 선행문헌에 기재된 청구항의 한정사항들이 당업자 입장에서 조합 동기가 존재하는지가 문제된다. KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007) 판결에서, 연방 대법원은 조합 동기가 반드시 선행문헌에 의하여 명확히 입증될 필요는 없으며, 상식적인 수준에서 존재하면 족하다고 판시했다. 여전히, KSR 재판부는 당업자 입장에서 복수의 선행문헌에 기재된 청구항의 한정사항들이 조합되어야 하는 동기는 필요하다고 판시하고 있다. (즉, 조합의 동기가 없어서는 안되고, 명확히는 아니더라도 어떠한 형태로든 존재는 하고 있어야 한다는 의미이다.) 이러한 연방 대법원의 판결에 기하여, CAFC는 PTAB이 다음의 세가지 사항을 제시해야 한다고 판시했다.

(1) “articulate a reason why a PHOSITA would combine the prior art references”;

(2) have an adequate evidentiary basis for that finding; and

(3) provide a “satisfactory explanation” for the motivation finding that includes an express and “rational” connection with the evidence presented.

(In re Lee (conclusory statements are insufficient); Cutsforth v. MotivePower (must positively explain motivation – not just reject arguments against motivation); and Arendi v. Apple (PTAB “cannot rely solely on common knowledge or common sense to support its findings” of motivation))

 

In re NuVasive 사건에서, 핵심 쟁점은 Spinal fusion implant에 관한 선행문헌과 Radiopaque marker에 관한 선행문헌의 조합 동기가 존재하는지 여부이다. 항소심 재판부에 의하면, PTAB은 당업자 입장에서 조합 동기가 존재함을 설명하지 못했다는 취지이다. 즉, 당업자 입장에서 Radiopaque marker를 Medial plane 근처에 위치시킬 필요성이 존재하지 않는다는 것이다.

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