Experimental use of an invention

MPEP 2133.03(e) Permitted Activity; Experimental Use에는 발명의 실험적 이용에 대하여 기재하고 있다.

(본 규정은 AIA (First Inventor to File) 발효 후의 특허출원에 대하여는 적용되지 않는다.)

 

다음과 같이 시작한다.

The question posed by the experimental use doctrine is “whether the primary purpose of the invention at the time of the sale, as determined from an objective evaluation of the facts surrounding the transaction, was to conduct experimentation.” (즉, 발명의 주된 이용 목적이, 정황적 사실에 기초하여 객관적으로 판단하였을 때, 실험의 수행이었는가 여부이다.)

 

상기와 같은 판단에 따라 발명의 이용이 실험적이라면 그러한 행위는 pre-AIA 35 U.S.C. 102(b)에 해당하지 않는다. 다음과 같이 기재하고 있다.

“A use or sale is experimental for purposes of pre-AIA section 102(b) if it represents a bona fide effort to perfect the invention or to ascertain whether it will answer its intended purpose … If any commercial exploitation does occur, it must be merely incidental to the primary purpose of the experimentation to perfect the invention.” (즉, 발명의 이용 행위가 발명의 완성을 위한 노력 내지 발명이 목적하고자 하는 것에 대한 확인을 위한 것이었고, 설사 상업적 활용이 있었더라도 그러한 것이 발명의 실험적 이용 과정에서 우연히 발생한 것이면, 이는 pre-AIA 102(b)의 실험적 이용에 해당한다는 것이다.)

 

아래의 글은 JDSUPRA에 실린 Richard Stobbe의 글 “Experimental use of an invention”을 필자가 일부 번역한 것이다.

 

발명자는 자신의 발명에 대하여 출원시점까지 비밀을 유지하는 것이 중요하다. 즉, 공중에 대하여 비공개 유지가 중요하다는 의미이다.

전시회 발표, 언론 공개, (서면) 발행, 발명의 청약행위 등이 공중에 대한 공개에 해당하는데, 이러한 출원일 이전의 공중에 대한 공개 행위는 해당 특허출원의 신규성을 상실시킨다.

 

그런데, 이러한 공중에 대한 공개 행위 중 발명의 실험적 이용에 대하여는 예외 적용을 받게 되는데,  최근 Bombardier Recreational Products Inc. v. Arctic Cat Inc. 사건에서 Bombardier의 특허출원 전 공개가 실험적 이용에 해당하는지가 문제가 된 사안이다. (America Invents Act 발효 이전의 특허출원에 대하여만 해당)

 

Bombardier는 특허등록된 스노우모빌의 프로토타입을 공개레일에서 실험하였다. Arctic Cat은 해당 행위가 공개된 장소에서 수행되었으므로 이로 인하여 공중에 대한 비공개 유지 의무 위반으로 신규성을 상실했다고 주장하였다. 법원은 발명에 대한 발명자의 “reasonable experimentation” 권리를 이유로 Arctic Cat의 주장을 받아들이지 않았다.

다음과 같이 판결하였다.

Since at least 1904, our law has recognized the need to experiment in order to bring the invention to perfection. … In this case, the evidence is that [Bombardier] was conscious of the need for confidentiality and took steps to ensure it would be protected. The experimentation was necessary in view of the many uses that would be available for that new configuration.

 

또한 법원은 위의 사실에 추가하여, 설사 공개된 레인에서 스노우모빌의 시험주행을 하였다 하더라도, 이는 당업자 수준에서 발명에 기재된 기술에 대한 정보를 취득하기에는 충분하지 않은 수준의 공개인 바, 해당 행위에 의하여 특허성이 상실되지는 않았다고 판결했다.

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미국 특허등록요건에 관한 case law 와 MPEP (Manual of Patent Examining Procedure) 주요 chapter 위주로 미국특허법을 study 합니다.

김정훈 (Robert J. Kim), US attorney at law (Washington DC), 특허법인 우인