“Exemplary embodiments” as boiler plate

아래의 글은 Dennis Crouch의 표제의 글을 필자가 일부 번역한 것이다. Skedco v. Strategic Operations 사건에서 claim construction 중 도면 내지 발명의 상세한 설명의 기재사항에 의하여 청구항 의미를 제한 해석하지 말아야 함에 대하여 설명하고 있다.

 

Skedco v. Strategic Operations (Fed. Cir. 2017)
1심 재판부는 US 8,342,852 “trauma training system”에 대하여 피고의 비침해 판결을 내렸다. 해당 특허는 트라우마 극복훈련용 장비로써, pump와 valve를 구비하는 상처부위에 출혈 시뮬레이션이 가능한 시스템으로, 청구항 18은 다음과 같다:

18. A trauma training system … comprising: a collapsible reservoir …, a pump in fluid communication with … said reservoir, at least one valve in fluid communication with said pump, a controller connected to said pump and said at least one valve, and at least one wound site detachably in fluid communication with said valve, wherein fluid is provided to said wound site to simulate a hemorrhage.

 

(1심 판결에서) 문제가 된 사안은 Claim 18이 pump와 valve가 별도로 구성되는 것으로 청구하고 있으나, 침해 (혐의) 물품은 두개의 구성이 물리적으로 연결되어 있고 (“these valves reside within the pump housing”), 또한 청구항은 controller가 pump와 valve에 모두 연결되어 있는데 반하여, 침해 (혐의) 물품은 controller가 pump에만 연결되어 있다.

 

항소심에서 CAFC는 1심 판결을 무효로 하면서 claim construction에 오류가 있다고 판결했다.

첫번째, CAFC는 특허 (청구항) 가 pump와 valve 간에 유체 연결 (fluid connection) 을 갖는 것으로 기재하고 있으나, 이것으로 인하여 둘 간에 물리적 분리로 한정해석 할 필요는 없다고 판시했다:

We see no reason why a device that moves fluid cannot contain another device that regulates flow within it. A pump does not cease moving fluid—i.e., being a “pump”—just because an internal valve adjusts fluid flow. … In short, we agree with the district court that a “pump” is not a “valve,” id. at 1108, but nothing in the claims or specification prohibits a valve from residing within a pump.

물론, 특허의 실시예에서 pump 내부의 valve에 대하여 기재하고 있지 않다. 이에 대하여 CAFC는 pre-Phillips (Phillips 판결 이전의) 기준을 적용하는 듯 하다:

“[I]t is the claims, not the written description, which define the scope of the patent right.” Laitram Corp v. NEC Corp., 163 F.3d 1342 (Fed. Cir. 1998). Patents do not need to include drawings of particular embodiments in order to claim them. See CCS Fitness, Inc. v. Brunswick Corp., 288 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2002). For this reason, a claim is not limited to inventions looking like those in the drawings. MBO Labs., Inc. v. Becton, Dickinson & Co., 474 F.3d 1323, 1333 (Fed. Cir. 2007). This guidance is especially apt here because the patent refers to the drawings to which StOps points as exemplary embodiment[s].”

두번째 비침해 이유는, 1심 재판부는 청구항이 “a controller connected to said pump and said at least one valve”로 기재되어 있음을 근거로 controller가 실제로 pump와 valve에 연결되어 있는 것으로 한정하여 해석하였다. 그러나 항소심 재판부는 controller와 pump, valve간의 물리적인 연결은 불필요하다고 판시했다:

[W]e think that the correct construction of “a controller connected to said pump and said at least one valve” is “an activation mechanism configured to control a pump and a valve to which it is directly or indirectly joined, united, or linked.” . . . It [] incorporates the specification’s envisaged indirect connections. . . .

As far as the district court’s “physical” limitation is concerned, we see no reason to import such a requirement into claim 18. The claimed “controller” is merely “an activation mechanism,” and nothing limits this activation to physical channels. Indeed, the ’852 patent includes several embodiments where a remote controller 160 activates a valve. This activation must occur at least in part through a nonphysical connection. See id., figs.3, 9A, 9C. We therefore hold that it was error to limit the claimed connection to physical connections.

Thus, reasoned the district court, the BPS does not have “direct,” “independent,” and “physical” connections between the controller and the valve such that the valve is “controlled by the controller.” Id. at 1105–06, 1108. The court also ruled as a matter of law that claims 18, 19, and 20 were not infringed under the doctrine of equivalents. Having granted summary judgment of noninfringement, the court dismissed Skedco’s complaint. This appeal followed. We have jurisdiction pursuant to 28 U.S.C. § 1295(a)(1). controller.” Id. at 1105–06, 1108. We hold that it was error for the district court to have included some of these additional limitations into claim 18.

 

파기 환송된 사건에 대하여, 1심 재판부는 새로운 (넓어진) 청구항을 바탕으로 침해여부를 판단하게 된다.

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Federal circuit rules inter partes review estoppel does not apply to invalidity grounds not instituted on basis of redundancy by PTAB.

아래의 글은 Jones Day의 Thomas W. Ritchie가 쓴 표제의 글을 필자가 일부 번역한 것이다.

Shaw Industries v. Automated Creel Systems 판결에 대한 것으로써, PTO의 IPR에서 인용되지 않은 선행문헌에 근거한 특허무효 (지방법원 또는 ITC) 의 추가적 제기가 일사부재리에 해당되지 않음에 대하여 설명하고 있다.

 

2016.3.23, CAFC는 Shaw Industries Group, Inc. v. Automated Creel Systems, Inc., 817 F.3d 1293 판결에서 PTAB의 IPR에 있어서, “not to institute IPR review on petitioned grounds on the basis of redundancy” (증거 과잉으로 인용하지 않은 사항) 는 후속 특허무효소송에 대하여 일사부재리가 적용되지 않는다고 판시했다.

Shaw 사건에서 재판부는 Shaw의 writ of mandamus 시청을 기각하면서, 그 이유는 Shaw가 동일 사안에 대하여 추가적인 절차 (소송) 의 기회가 완전히 박탈되지 않았기 때문이라고 했다.

35 U.S.C. §315(e)에 의하면, 소 제기자는 IPR의 최종판결에 대하여 IPR에서 제기되었거나 충분히 제기될 수 있었던 (raised or reasonably could have raised) 사항에 근거하는 후속 절차를 PTO 내지 법원에 제기할 수 없다. 그러나, CAFC의 판결은 해당 조항에 대하여 일사부재리가 적용되는 범위를 제한하는 듯 하다.

Shaw 사건에서, Automated Creel Systems는 실 (yarn) 재료를 제조공정에 투입하는 시스템과 관련하여 Shaw에 특허침해소송을 제기했다. 답변서에서, Shaw는 3가지 사항에 근거하여 IPR을 제기했다. PTAB은 Shaw의 3가지 근거 중 2개에 대하여만 IPR 심리 결정했고, 나머지 1개에 대하여는 redundancy를 근거로 심리 기각결정 하였다. Shaw는 이어서, 최초 IPR에서 기각 결정된 청구항에 대하여 두번째 IPR을 신청하였으나, 다시 한번 거절되었다.

이에 Shaw는 (1) CAFC에 PTAB의 기각 결정에 대한 재심 관할권 (jurisdiction) 있음을 항소하고, (2) PTAB의 redundancy decision에 대하여 재심하여 줄 것을 write of mandamus 신청하였다.

CAFC는 우선 PTAB의 35 U.S.C. §314(d)에 근거한 결정에 관할권 없음 (IPR 심리를 결정하고 추가적인 절차가 불가능하다는 것) 으로 판시했다. 다음으로 Shaw의 petition for writ에 대하여, “§315(e)에 의하여 IPR에서 심리 기각된 사항에 근거한 추가적인 절차 제기의 불가함”을 주장한 Shaw에 대하여 그렇지 않다고 판결했다.

즉, §315(e)에 의한 추가적 절차 제기 불가 (일사부재리) 는 IPR에서 제기했거나 충분히 제기할 수 있었던 사항에 의한 것만으로 제한된다고 판결했다. (다음의 사항이다: “on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that inter partes review”)

Judge Reyna는 PTAB의 “소위 Redundancy Doctrine에 근거하는 명확한 설명이 누락된 판결 관행”에 대하여 우려를 표시했다.

Judge Reyna에 의하면, 37 C.F.R. §42.108이 PTAB으로 하여금 특정 근거에 의한 IPR 심리 거부 권한을 부여하기는 하지만, Administrative Procedures Act는 그러한 결정이 명확한 근거에 의하여야만 한다고 규정하고 있다는 것이다. 더욱이, 이러한 PTAB의 애매한 판결 때문에, 민사법원 내지 ITC로 하여금 PTAB의 “redundant grounds”에 근거하여 심리한 사항에 대하여 일사부재리 적용여부 결정을 어렵게 한다고 지적했다.

 

37 C.F.R. §42.108. Institution of inter partes review (a)에는 PTAB의 IPR 신청에 대한 심리범위에 대하여 결정할 권한이 있음을 다음과 같이 규정하고 있다.

(a) When instituting inter partes review, the Board may authorize the review to proceed on all or some of the challenged claims and on all or some of the grounds of unpatentability asserted for each claim.

35 U.S.C. §315. Relation to other proceedings or actions (e)에는 estoppel에 대하여 다음과 같이 규정하고 있다.

(1) PROCEEDINGS BEFORE THE OFFICE.—The petitioner in an inter partes review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 318(a), or the real party in interest or privy of the petitioner, may not request or maintain a proceeding before the Office with respect to that claim on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that inter partes review.

(2) CIVIL ACTIONS AND OTHER PROCEEDINGS.— The petitioner in an inter partes review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 318(a), or the real party in interest or privy of the petitioner, may not assert either in a civil action arising in whole or in part under section 1338 of title 28 or in a proceeding before the International Trade Commission under section 337 of the Tariff Act of 1930 that the claim is invalid on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that inter partes review.

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Federal circuit holds that the PTAB and district courts may reach different conclusions

아래의 글은 Buchanan Ingersoll & Rooney PC의 Jonathan Browser가 쓴 표제의 글을 필자가 일부 번역한 것이다.

특허 무효결정에 있어서, PTAB (USPTO) 과 법원의 판단이 다를 수 있음에 대하여 기재하고 있다.

 

최근, CAFC는 PTAB과 1심 법원이 동일한 특허의 무효결정에 있어서, 설사 동일한 증거에 의하더라도 그 판단 결과가 상이할 수 있음을 확인하는 판결을 했다. 이러한 post-grant validity 결정은 1심 법원과 PTAB의 상이한 판단기준에 기인한다.

 

Different Legal Standards

법원에서 특허무효를 판단함에 있어서, 무효여부는 clear and convincing evidence 기준에 의하며, 무효를 주장하는 당사자는 35 U.S.C. §282(a)에 의한 입증책임을 진다.

관련 판결은 다음과 같다:

Microsoft Corp. v. i4i Ltd. P’ship, 564 U.S. 91, 95, 102 (2011) (affirming that a patent challenger must prove invalidity by clear and convincing evidence in a district court invalidity dispute due to the presumption of validity and the challenger’s burden of providing invalidity under § 282(a))).

반대로, PTAB의 Inter partes review에 있어서는 무효를 주장하는 당사자는 35 U.S.C. §316(e)에 의한 preponderance of evidence 기준의 입증책임만을 가지며, 무효를 다투는 특허에 대한 presumption of validity (즉, 특허가 유효하다는 전제) 도 없다.

 

PTAB is Not Bound by a District Court’s Validity Determination

Novartis AG v. Noven Pharm. Inc. 사건에서, CAFC는 PTAB이 1심 법원의 선행 판결에 구속되지 않는다고 판시했다. PTAB은 IPR에서 Novartis의 2건의 특허 US6,316,023 및 US6,335,031이 선행문헌에 의하여 자명하므로 무효라고 판단했는데, 그에 앞선 U.S. District Court for the District of Delaware 재판부는 해당 특허가 무효가 아니라고 판시하였다.

IPR 판결에 대한 항소심에서, Novartis는 PTAB이 IPR 과정에서 자신의 특허를 무효판단 함에 있어서 법률적 오류를 범했다고 주장했다. 이러한 주장을 뒷받침하기 위하여, Novartis는 선행하는 지방법원의 판결을 인용하였다.

CAFC는 IPR에서 인용된 선행문헌이 1심법원에 인용된 선행문헌과 다르다고 언급하면서도, 설사 동일한 선행문헌이 인용되었다 할지라도 PTAB과 1심 법원의 판결은 다를 수 있다고 판시했다.

다음과 같다:

[N]evertheless, even if the record were the same, Novartis’s argument would fail as a matter of law. The PTAB determined that a “petitioner in an inter partes review proves unpatentability by a preponderance of the evidence (see 35 U.S.C. § 316(e)) rather than by clear and convincing evidence[] as required in district court litigation,” meaning that the PTAB properly may reach a different conclusion based on the same evidence.

 

District Courts are Not Bound by the PTAB’s Validity Determination

최근 PTAB은 한 판결에서, 특허무효를 주장하는 당사자가 preponderance of evidence 기준으로 입증하지 못했음을 이유로 해당 특허에 대하여 무효결정하지 않은 바 있다. (IPR2015-01850)

그러나 이러한 PTAB의 결정 후 곧 바로 Acorda Therapeutics, Inc. v. Roxane Labs., Inc. 사건에서, U.S. District Court for the District of Delaware 재판부는 피고는 clear and convincing evidence 기준으로 Acorda의 특허가 무효임을 입증 (자명성 위반) 했다고 판시했다. Novartis 사건과는 달리, 해당 재판부는 PTAB에서 인용된 선행문헌과 법원에서 인용된 선행문헌이 상이함을 지목했다.

 

상기의 두 사건, NovartisAcorda 판결의 견지에서, PTAB과 1심 법원의 결정이 상이할 수 있음을 유의해야 할 것이다.

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