TC Heartland: Supreme Court alters the landscape of venue for patent infringement litigation.

최근 (2017.5.22), 미국연방대법원은 특허침해소송에 있어서 Venue (재판지) 에 관한 중대한 판결을 내렸다. TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC 사건인데, 특허침해소송의 Venue에 있어서 28 U.S.C. §1400(b) 에 근거하여 “reside”의 의미를 “the state of incorporation”으로 해석해야 한다고 판결하였다.

표제의 표현처럼, 본 판결은 그 동안 특허침해소송에 있어서 특허권자 (특히, NPE) 가 가장 빈번하게 선택했던 Texas 동부지방법원 (Eastern District of Texas) 에서 더는 특허침해소송을 관전하기 힘들어지는 큰 변화를 불러올 사건이다.

 

아래의 글은 Brinks IP Alert에 실린, 표제의 글을 필자가 일부 번역한 것이다.

 

Kraft Food Brands Group (“Kraft”) 은 T.C. Heartland (“Heartland”) 에 대한 3건의 특허침해 소송을 Delaware 지방법원에 제기했다. Kraft는 Delaware에 등록 (incorporated) 된 회사로써, 주영업지 (principal place of business) 는 Illinois이다. Indiana에 거점을 둔 TC Heartland는 특허소송의 Venue에 관한 규정 28 U.S.C. §1400(b)을 근거로 Personal jurisdiction 위반에 의한 Motion to dismiss 내지 Southern District of Indiana로의 Motion to transfer venue 를 신청하였다. TC Heartland는 “not registered to do business in Delaware, had no accounts in Delaware, and had limited sales of the accused product in Delaware”인 사실을 주장하였다.

Kraft는 Venue에 관한 일반규정 §1391(c) 즉, “so long as there are sufficient minimum contacts for a court to exercise personal jurisdiction” 임을 주장하였고, 이에 대하여 1심법원은 Kraft의 주장을 받아들여 §1391(c)의 적용이 적절하다고 판시했다. CAFC도 TC Heartland의 Petition for writ of mandamus를 기각하면서, TC Heartland가 §1391(c) 상의 “resides” 요건을 충족하므로, §1400(b) 상의 “resides”에도 해당한다고 판결했다.

 

Supreme Court는 Fourco Glass Co. v. Transmirra Products Corp., 353 U. S. 222, 226 (1957) 판결에 근거하여 §1400(b)의 “resides”의미는 domestic corporation의 경우는 “state of incorporation” 만을 의미한다고 CAFC의 판결을 뒤집었다.

 

Practical impact of TC Heartland

TC Heartland 판결에 의하여 특허소송의 양상에 큰 변화가 예상된다.

  •  30% 이상의 특허침해소송이 Eastern District of Texas에 제기되었는데, TC Heartland 판결에 의하여, (1) 많은 기업의 place of incorporation인 Delaware, (2) corporate headquarters or regular place of business인 California, Illinois, New York, Massachusetts 등이 향후 특허침해소송 제기가 늘어날 전망이다.
  • 연방대법원의 결정은 특히 미국 내 기업으로 하여금 예측 가능성을 증가시키는 효과가 있을 것이다. 지금까지는 제품을 판매하는 미국 내 어느 곳이든 특허침해소송 피소 우려가 있었던 것과는 달리, “place of incorporation” 또는 “where they committed acts of infringement and have a regular and established place of business”에 한하여 특허소송 피소를 걱정하면 되는 상황이 될 것이다. TC Heartland 사건에서 연방대법원은 “place of incorporation”만으로 판결하였으나, 기업의 입장에서 headquarter, manufacturing plant, research and development centers, product distribution center와 같은 주요 거점이 있는 곳에서의 피소 가능성은 염두에 두어야 한다.
  • 기업의 입장에서는 place of incorporation 결정 시에 그러한 이익과 특허침해소송 피소 측면에서의 유/불리를 고려하여야 할 것이다. Delaware 지방법원은 plaintiff-friendly (특허권자 유리) 판결을 내리는 경향이 있고, 특히 기업이 Delaware에 incorporation되어 있는 상황에서는 타 지방법원으로의 Venue transfer를 해주지 않는 경향이 강하다.
  • TC Heartland 판결은 미국 내 기업에 대한 판결로써, 외국 기업은 해당사항이 (직접적으로는) 없다. 외국 기업은 여전히 지금의 상황과 크게 다르지 않게 미국 여러 지역에서 특허침해소송에 피소될 공산이 있다. 한가지 고려할 수 있는 방법으로써 자신들에게 유리한 주를 선정하여 “place of incorporation”으로 등록함으로써 특허침해소송의 피소를 대비할 수 있을 것이다.
  • 향후, 특허침해소송에 있어서 Motion to transfer venue 신청이 감소할 것으로 예상된다.
  • 많은 사람들이 NPE에 의한 특허침해소송에 대하여 관심이 있는데, TC Heartland 판결에 의하여 특허권자에게 유리한 판결을 내리는 경향의 텍사스 동부지법에서의 특허소송이 불가하므로 NPE 특허침해소송 자체가 줄어들지 않느냐는 예상을 하지만, 이는 NPE가 TC Heartland 판결에 대하여 특허소송 전략을 어떻게 변경하느냐의 문제일 듯하여 속단하기는 아직 이른 것 같다.

 

*** 28 U.S.C.에는 Venue에 관하여, 다음과 같이 2개의 규정이 있다.

28 U.S.C. §1391 Venue generally

(c) Residency – For all venue purposes –
(2) an entity with the capacity to sue and be sued in its common name under applicable law, whether or not incorporated, shall be deemed to reside, if a defendant, in any judicial district in which such defendant is subject to the court’s personal jurisdiction with respect to the civil action in question and, if a plaintiff, only in the judicial district in which it maintains its principal place of business;

28 U.S.C §1400 Patents and copyrights, mask works, and designs

(b) Any civil action for patent infringement may be brought in the judicial district where the defendant resides, or where the defendant has committed acts of infringement and has a regular and established place of business.

새로운 블로그 Patent Brilliant 에서 새로운 글 업데이트 중입니다.

Patent Brilliant 주소: https://patentbrilliant.blogspot.com

미국 특허등록요건에 관한 case law 와 MPEP (Manual of Patent Examining Procedure) 주요 chapter 위주로 미국특허법을 study 합니다.

김정훈 (Robert J. Kim), US attorney at law (Washington DC), 특허법인 우인