The Best Mode Requirement (MPEP 2165)

MPEP 2165는 America Invents Act 발효 전후의 best mode requirement (최선실시예 요건) 적용에 대하여 기재하고 있다. 다음과 같이 시작한다.

 

I. REQUIREMENT FOR A DISCLOSURE OF THE BEST MODE

A third requirement of 35 U.S.C. 112(a) (applicable to applications filed on or after September 16, 2012) is that:

The specification … shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention.

The third requirement of the first paragraph of pre-AIA 35 U.S.C. 112 (applicable to applications filed before September 16, 2012) is that:

The specification … shall set forth the best mode contemplated by the inventor for carrying out his invention.

 

Best mode 요건은 자신의 발명에 대하여 온전히 공개하지 않은 채 특허 받으려는 출원인을 방지하기 위한 목적의 규정이다. 본 요건에 의하여, 발명자가 자신의 발명에 대한 best mode는 간직한 채 second-best embodiment만을 공개하여 특허받는 것을 허락하지 않는다. (In re Nelson, 280 F.2d 172,126 USPQ 242 (CCPA 1960))

Best mode 요건 판단을 위하여 two-prong inquiry를 수행하는데,

  • 첫째, 출원시를 기준으로 발명자가 자신의 발명을 실시하기 위한 best mode를 가졌는가 (본 요건은 발명자의 state of mind에 대한 주관적인 판단) 와,
  • 둘째, best mode를 가졌음을 가정하여 written description이 당업자 (person having ordinary skill in the art) 기준에서 해당 발명을 실시할 수 있도록 best mode를 기재하고 있는가 (본 요건은 당업자 수준에서의 객관적 판단, Eli Lilly & Co. v. BarrLab. Inc., 251 F.3d 955, 963, 58 USPQ2d 1865, 1874 (Fed. Cir. 2001)) 이다.

 

Best mode를 공개하지 않은 것에 대한 판단의 기준은 (고의적) 숨김 내지 inequitable conduct 수준까지는 아니고, 발명자가 자신의 발명을 성공적으로 재현함을 가능하게 하는 특정 자료 내지 방법에 대하여 인지하고 있으나 그러한 것을 공개하지 않은 정도이면 best mode requirement 요건 위반으로 된다. (UnionCarbide Corp. v. Borg-Warner, 550 F.2d 555, 193USPQ 1 (6th Cir. 1977))

 

II. IMPACT OF FAILURE TO DISCLOSE THE BEST MODE PURSUANT TO THE AIA

AIA는 best mode requirement를 삭제하지 않았다. 그러나 best mode의 요건 불충족에 대하여는 더 이상 특허의 취소 내지 무효의 사유가 되지 않는 것으로 개정하였다. 즉, 이러한 개정은 특허 무효 내지 침해 판단 절차에 있어서만 적용이 있고, 35 U.S.C. 112에 의한 특허심사절차에서는 변경 됨이 없다.

새로운 블로그 Patent Brilliant 에서 새로운 글 업데이트 중입니다.

Patent Brilliant 주소: https://patentbrilliant.blogspot.com

미국 특허등록요건에 관한 case law 와 MPEP (Manual of Patent Examining Procedure) 주요 chapter 위주로 미국특허법을 study 합니다.

김정훈 (Robert J. Kim), US attorney at law (Washington DC), 특허법인 우인

District court ruling on obviousness does not bind PTAB.

아래의 글은 JDSUPRA에 실린 Evan Boetticher의 표제의 글을 필자가 일부 번역한 것이다.

 

Motivation to combine에 관한 사건에서 PTAB의 판결은 District court의 선판결에 의하여 구속되는지에 대하여, CAFC는 그렇지 않다고 판시했다. Novartis AG, et al. v. Noven Pharmaceuticals Inc., Case Nos. 16-1678; -1679 (Fed. Cir., Apr. 4, 2017)

 

Norvatis AG는 rivastigmine 함유 transdermal drug patch에 관한 2건의 특허를 보유하였는데, 해당 특허는 IPR이 신청되었고, PTAB은 이에 대하여 103조의 obviousness를 근거로 특허무효로 판시했다. 동시에 제기 중이던 district court의 판결은 동일한 선행문헌에 의하였으나 특허성이 인정된다고 판결했다. 이에, Norvatis는 district court의 선판결에 의하여 PTAB의 판결이 구속된다는 주장으로 CAFC에 항소하였다.

 

Norvatis의 주장에 대하여, CAFC는 사실심 (factual) 은 물론 법률심 (legal) 측면에서 받아들이지 않았다. 실제로 사실심 측면에서, Novartis의 주장과는 달리 추가적인 선행문헌 및 신규의 declaratory evidence가 더해짐으로 인하여 해당 주장이 설득력을 잃었고, 법률심 측면에 있어서도 patentability 검토 기준이 PTAB은 preponderance of evidence 기준인데 비하여 district court는 clear and convincing 기준으로 상이하므로, 상대적으로 더 낮은 기준을 적용하는 PTAB이 district court의 선판결에 구속될 이유가 없다는 것이다.

새로운 블로그 Patent Brilliant 에서 새로운 글 업데이트 중입니다.

Patent Brilliant 주소: https://patentbrilliant.blogspot.com

미국 특허등록요건에 관한 case law 와 MPEP (Manual of Patent Examining Procedure) 주요 chapter 위주로 미국특허법을 study 합니다.

김정훈 (Robert J. Kim), US attorney at law (Washington DC), 특허법인 우인