Patent Venue: Cyberspace does not expand place of business

아래의 글은 PatentlyO에 실린 Dennis Crouch의 표제의 글을 필자가 일부 번역한 것이다.

In re Cray (Fed. Cir. 2017)

연방대법원의 TC Heartland 판결 이후, 쟁점은 침해자의 거주지 (residence) 또는 정규 영업지 (regular and established place of business) 의 해석에 관한 것으로 옮겨졌다.

 

Any civil action for patent infringement may be brought in the judicial district where the defendant resides, or where the defendant has committed acts of infringement and has a regular and established place of business. 28 U.S.C. § 1400(b).

 

Raytheon v. Cray 사건에서, 피고는 Washington 기업으로서 Austin과 Houston – 두 곳 모두 E.D.Texas 구역 바깥이다 – 에 시설을 두고 있었다.

Gilstrap 판사는 피고가 “the regular and established place of business”에 의한 Venue 요건을 만족한다고 판단했다. 2명의 Cray 소속 판매임원이 재판지 구역 내의 자택에서 근무하였고, 이들의 임무는 신규 판매처 발굴이었으며, 7년에 걸친 영업행위 금전가치는 350만불에 해당했다. 임원들은 해당 재판지 구역 내에서의 시설 및 특정 서비스 이용대가 등에 대하여 변제를 받았고, E.D. Texas 내의 자신들의 전화번호를 공중에게 광고하였다.

 

본 사건의 판결에 있어서, Gilstrap 판사는 “regular and established place of business” 여부 판단을다음의 4가지 항목에 의거하여 판단했다:

  1. physical presence,
  2. defendant’s representations,
  3. benefits received, and
  4. targeted interactions with the district

 

CAFC는 이러한 Gilstrap 판사의 해석의 범위가 매우 넓으며, Writ of mandamus에서 Gilstrap판사의 판결에 대하여 거절하고, 사건의 재판지를 옮길 것을 명령하였다.

CAFC는 1400(b)의 범위 해석에 있어서, 고유한 판단기준을 적용한다. 즉, CAFC는 “regular and established place of business”를 판단함에 있어서 3가지 요소에 의거하는데, 다음과 같다:

  1. a physical place within the district,
  2. that is a regular and established place of business
  3. of the defendant

 

상기 요소 중 특히, “a place of business is both regular and established”가 중요하다. 항소심 재판부에 의하면, 모든 요소가 “must be present”해야 하므로, Gilstrap 판사의 판단은 이러한 법률에 규정된 요소에 비하여 적절하지 못하다.

The district court’s four-factor test is not sufficiently tethered to this statutory language and thus it fails to inform each of the necessary requirements of the statute.

 

즉, 항소심 재판부에 의하면, Venue의 판단은 법률 (Statute) 에서 정한 개별의 요건들에 대하여, 법률 규정의 용어 (“language of the statute”) 를 하나 하나 확인하는 것이 중요하다.

 

본 사건에서, CAFC는 “home office and local sales” 만으로는 법률 규정 (statutory requirements) 을 만족하지 못한다고 판결했다.

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김정훈 (Robert J. Kim), US attorney at law (Washington DC), 특허법인 우인

In re McAward (PTAB 2017)

아래의 글은 Kevin E. Noonan의 표제의 글을 필자가 일부 번역한 것이다.

(35 U.S.C. 112 2nd Paragraph (AIA §112(b)): Indefiniteness 규정에 대하여, USPTO와 District Court의 서로 다른 적용의 사유를 정리하고 있다.)

 

특허법은 종종 일관적이지 않은 경우가 있다. 특히, Claim construction에 있어서는 더욱 그러하다. 예를 들면, Claim construction 기준은 USTPO와 District court에서 다른데, 그 이유는 일단 특허가 등록된 이후에는 등록 특허에 대한 Presumption of validity가 존재하기 때문이다. 즉, USPTO는 출원인의 특허출원에 대하여 명세서 기재사항에 비례하는 특허를 허여하는 과정이기 때문에, District court에서의 Presumption of validity를 배제한 채 Claim construction을 하게 된다.

 

특허법의 적용에 있어서 또 한가지 USPTO와 District court가 서로다르게 적용하는 것으로써 Indefiniteness 즉, 35 U.S.C. 112 2nd Paragraph (AIA §112(b)) 요건에 관한 것이다.

 

관련한 Supreme Court 사건으로 Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 572 U.S._, 134 S. Ct. 2120 (2014) 가 있다.

McAward et al.의 US Serial No. 13/435,655에 대한 항소심에서, Claim은 “water leakage detectors . . . which are easily connectable to flexible water hoses, and, can be coupled together to monitor leakage from hot and cold supplies.” 인데, 청구항 전체가 거절되었으며, Claim 1은 아래와 같다:

1. A water detector comprising:

a housing;
flow connectors carried by the housing including a spin¬ on female pipe connector at an inflow end and a spin-on male pipe connector on an outflow end;

at least one water presence sensor carried by the housing;

an electrically actuatable valve, carried by the housing, and having first and second states; and

control circuits, carried by the housing, coupled to the sensor and valve, and, responsive to a leakage indicating signal from the sensor, the circuits actuate the valve causing it to change state wherein the control circuits detect flood conditions, shut off a malfunctioning water branch to a home appliance and communicate to a premises alarm communication device or home automation system via a wireless link and wherein the water detector is configured to be reliably installed by an untrained installer or a homeowner and to not require the services of a plumber or electrician to perform installation, thereby permitting widespread and cost effective adoption.

 

이탤릭체로 된 부분의 한정사항에 대하여, 심사관은 35 U.S.C. 112 2nd Paragraph에 의거 Indefinite한 것으로 거절하였고, PTAB은 Supreme Court의 Nautilus 판결에 근거하여 심사관의 결정을 확인판결 하였다.

 

판결에서, PTAB은 Hyatt v. Dudas, 492 F.3d 1365, 1369-70 (Fed. Cir. 2007) 판결과 In re Oetiker, 977 F.2d 1443, 1445 (Fed. Cir. 1992) 판결을 인용하면서 PTO의 Prima facie case of indefiniteness 입증 부담에 대하여 재차 강조하였다.

 

PTAB은 PTO의 판단기준은 Broadest reasonable interpretation (BRI) construction임을 다시 한번 강조하였다. In re Packard, 751F.3d1307, 1311-12 (Fed. Cir. 2014) (per curiam) 을 아래와 같이 인용하였다:

During prosecution, an examiner’s indefiniteness rejection begins what is intended to be an interactive process in which the applicant has the opportunity to respond to the examiner by amending the claims or by providing evidence or explanation that shows why the claims are not indefinite.

이러한 사유 (reasoning) 는 특허 청구항이 “clear, unambiguous, and drafted as precisely as the art allows” 되도록 함으로써, 특허가 등록된 시점에서 “the rights afforded by patents [are] commensurate with the invention’s contribution to the art”해지도록 하는 PTO의 역할을 지지한다.

 

Claim construction에 있어서 BRI 기준을 적용함으로써, PTO와 출원인의 거절 – 거절극복을 위 청구범위보정의 절차를 충실히 진행하게 된다는 것이다.

 

PTAB은 또한, 이러한 BRI 기준의 적용이 Supreme Court의 Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee, 136 S. Ct. 2131, 2146 (2016) 판결에 의하여 승인되었음을 확인했다. Cuozzo 사건에서, Supreme Court는 PTO의 심사절차가 “overly broad claims”를 방지하게 된다고 판시하였다.

 

In re Morris, 127 F.3d 1048, 1054 (Fed. Cir. 1997) 판결에서도 일관된 견해를 밝히고 있다:

We note that the patent drafter is in the best position to resolve the ambiguity in the patent claims, and it is highly desirable that patent examiners demand that applicants do so in appropriate circumstances so that the patent can be amended during prosecution rather than attempting to resolve the ambiguity in litigation.

 

In re Packard 사건을 인용하면서, 상기 판결은 District court와 PTO의 서로 다른 역할 및 그에 따른 상이한 접근방법에 대하여, PTO가 “effectively results in a lower threshold for ambiguity than a courts”를 가짐을 언급했다. 즉, 이러한 상이한 법률의 적용이 §112에 대한 서로 다른 법률해석 때문이 아니라, 각자가 갖는 서로 다른 역할 때문이라고 설명하고 있는 것이다.
USPTO가 Well-grounded rejection 즉, 청구항이 ambiguous, vague, incoherent, opaque 또는 여타의 방법으로 청구된 발명에 대하여 불명확하게 기재된 이유로 거절결정하고, 이에 대하여 출원이 적절한 보정을 제출하지 못하는 경우, USPTO는 §112(b)에 근거하여 최종 거절하게 된다. (MPEP §2173.02(1))

 

본 사건에서, 이러한 이론적 원칙을 적용하면서, PTAB은 해당 청구항이 Water detector의 구조 (자체) 에 대하여 규정하기보다는, Water detector를 설치하는데 필요한 Skill의 수준에 대하여 규정하고 있어, 그러한 Untrained installer 내지 Homeowner의 Skill의 수준이 애매하고 불명확하기 때문에 결과적으로 해당 청구항이 Indefinite하다고 판시했다.

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김정훈 (Robert J. Kim), US attorney at law (Washington DC), 특허법인 우인