Challenged claims are obvious based on patent owner’s prior art.

아래의 글은 JDSUPRA에 실린 Danai Mhembere의 표제의 글을 필자가 일부 번역한 것이다.
CAFC는 PTAB 심결에 대한 항소심에서, 특허권자의 선행기술에 의하여 해당 특허가 자명할 수 있다고 판시했다. Idemitsu Kosan Co., Ltd. v. SFC Co. Ltd., Case No. 16-2721 (Fed. Cir., Sept. 15, 2017)

 

Idemitsu는 US8,334,648 (Organic electroluminescence device and organic light emitting medium) 의 특허권자로서, ‘648 특허는 전극에 전압이 인가되면 유기발광체가 발광하는 것을 특징으로 한다. Idemitsu는 또한 유기 전기발광체에 관한 선행특허 (Arakane을 발명자로 함) 의 Assignee로서 해당 문헌은 electroluminescence device로써 organic light-emitting medium layer가 하기의 구성을 갖는 것을 특징으로 한다: 즉,

a mixture layer containing (A) at least one hole transporting [HT] compound and (B) at least one electron transporting [ET] compound and the energy gap Eg1 of the [HT] compound and the energy gap Eg2 of the [ET] compound satisfy the relation Eg1

 

SFC는 US8,334,648에 대하여, Arakane에 의한 진보성 결여를 사유로 특허무효의 Inter Partes Review을 신청하였다. 이에 대하여, PTAB은 Arakane이 ’648 특허의 청구항에 기재된 화합물 중 HT, ET에 해당하는 화학 구조식을 포함하고 있고, light-emitting layer가 HT와 ET 화합물의 결합으로 합성될 수 있음을 이유로 자명하다고 판결했다. 이에 대하여, Idemitsu는 항소했다.

 

항소심에서, Idemitsu는 PTAB은 (1) 당업자가 Arakane에 기재된 모든 HT 화합물이 ET 화합물보다 낮은 energy gap을 갖는 것으로 해석하는 오류를 범했고, (2) Arakane에서 기재하고 있는 HT, ET 화합물의 결합은 특허청구항에서 청구하는 energy gap을 실제로는 만족하지 못함에도 만족하는 것으로 해석하는 오류를 범했다고 주장하였다.

 

이에 대하여, CAFC는 Arakane이 비록 ’648 특허와는 다소 상이한 energy gap 특성을 갖는 HT, ET 화합물에 대하여 기재하고 있지만, HT, ET 화합물의 결합에 의하여 light-producing device를 생성해내는 사실에 대하여 실질적으로 기재하고 있기 때문에, 비록 imperfect energy gap ratio의 다소간의 차이점은 있다하더라도, Arakane의 기재사항에 의하여 ’648 특허의 자명성 위반을 증명하는데는 문제가 없다고 확인했다.

 

또한, CAFC는 ’648특허 청구항에는 energy gap에 대한 어떠한 한정사항도 기재되어 있지 않은데다가 light-emitting layer의 특징적 동작특성에 관한 한정사항도 없기 때문에, Arakane에 의하여 자명한 것으로 판단함에 오류가 없음을 확인하였다.

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김정훈 (Robert J. Kim), US attorney at law (Washington DC), 특허법인 우인

USPTO will continue to apply lower In re Packard indefiniteness standard during examination.

아래의 글은 JDSUPRA에 실린 John Nemazi의 표제의 글을 필자가 일부 번역한 것이다.

 

PTAB은 청구항이 “unclear”한 의미를 갖는 용어를 포함하는 때에는 35 U.S.C. §112(b)에 근거하여 해당 청구항을 거절할 것이라고 확인했다. 이는 Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc. 판결에서 마련된 “reasonable clarity” 기준에 비하여 완화된 기준이다. PTAB은 완화된 기준이 PTO의 특허심사 중의 출원인으로 하여금 청구항을 보정할 수 있는 기회를 주는데 있어서의 청구항 기재의 불명확 여부 판단에 더 적합하다고 밝혔다.

 

PTAB은 In re McAward, No. 2015-006416 (Aug. 25, 2017) 판결을 “precedential”로 지정하면서, PTO의 특허 심사 중 35 U.S.C. §112(b)에 근거한 청구항의 기재불비 기준으로 본 판결의 기준이 적절하다고 판시했다.

 

PTAB은 Nautilus v. Biosig Instruments, Inc., 134 S.Ct. 2120 (2014) 판결의 “reasonable clarity” 기준은 PTO의 심사과정에서는 적합하지 않다고 판시했다. 그 대신, PTO 심사과정에서는 완화된 기준인 In re Packard, 751 F.3d 1307 (Fed. Cir. 2014) 가 적용된다고 판시했다. 즉, 해당 기준에 따라 심사관은 심사중인 특허의 청구항이 의미가 명확하지 않은 용어를 포함하여 해당 청구항의 “metes and bounds”가 불명확 (indefinite) 하다고 거절을 하기에 적절하다고 설명했다.
35 U.S.C. §112(b)는 “a patent specification must “conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention.”라고 기재되어 있다. 이러한 규정을 적용함에 있어서, PTO는 CAFC가 내린 In re Packard의 아래의 판결을 적용한다. 즉

[W]hen the USPTO has initially issued a well-grounded rejection that identifies ways in which language in a claim is ambiguous, vague, incoherent, opaque, or otherwise unclear in describing and defining the claimed invention, and thereafter the applicant fails to provide a satisfactory response, the USPTO can properly reject the claim as failing to meet the statutory requirements of § 112(b).

 

Nautilus 판결에서, 연방대법원은 등록된 청구항에 대한 indefiniteness 판단에 있어서, 아래의 상이한 기준이 적용됨을 판시했다. 즉,

35 U.S.C. § 112(b) requires that “a patent’s claims, viewed in light of the specification and prosecution history, inform those skilled in the art about the scope of the invention with reasonable certainty.”

 

위와 같이, Nautilus 판결에서 “reasonable certainty” 기준이 결정되었음에도, PTAB은 McAward 사건에서 완화된 Packard 기준을 적용하였으며, 이는 PTO의 특허심사 과정에서 출원 중인 청구항 해석 기준인 “broadest reasonable interpretation”인 것과 연관이 있다. 즉, 특허심사과정에서 심사관과의 상호 작용에 의하여, 출원인은 자유롭게 출원 중인 청구항에 대하여 보정을 가할 수 있는 상황이기 때문이다. 아래와 같다. 즉,

The Office’s application of the broadest reasonable interpretation for pending claims and its employment of an interactive process for resolving ambiguities during prosecution naturally results in an approach to resolving questions of compliance with § 112 that fundamentally differs from a court’s approach to indefiniteness. To that end, the Office’s approach effectively results in a lower threshold for ambiguity than a court’s. The different approaches to indefiniteness before the Office and the courts stem not from divergent interpretations of § 112, but from the distinct roles that the Office and the courts play in the patent system. The lower threshold makes good sense during patent examination because the patent record is in development and not fixed, the Office construes claims broadly during that period, and an applicant may freely amend claims.

 

그러므로, PTAB은 연방대법원의 Nautilus 판결에서의 상이한 기준 판결이 있었음에도, 특허 심사과정에서 심사관은 §112(b)에 근거하여 “claim is indefinite when it contains words or phrases whose meaning is unclear” (MPEP §2173.02(I)) 인 때 청구항이 불명확한 것으로 판단한다.

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