Standing to sue based on Article III of Constitution (RPX Corp. v. Chanbond LLC)

아래의 글은 특허권을 매입하여 방어목적으로 활용하는 RPX가 헌법 제3조에 근거한 소 제기 적격을 갖는가에 대하여 판결한 RPX v. Chanbond 사건에 대한 글 (JD Supra에 실림) 을 필자가 일부 번역한 것이다.

RPXChanBond의 ’822 특허에 대한 IPR을 신청했다. PTAB은 IPR을 속계한 후, RPX가 해당 특허에 대한 무효를 입증하지 못한 것으로 판결하였다. RPX는 CAFC에 항소하였는데, ChanBond는 이에 대하여 RPX가 당사자 적격 (Standing) 없음을 사유로 Motion to dismiss를 제출하였다.

 

CAFC는 RPX가 “injury-in-fact”를 입증하지 못했으므로, Article III (연방헌법) 의 Standing 조항을 근거로, 해당 Motion을 받아들였다.
Article III standing은 actual “case and controversy”를 요건으로 한다. 일방 당사자는 injury-in-fact를 입증해야 하며, 판결에 의하여 그러한 손해 (injury) 가 바로 잡힐 수 있음을 입증해야 한다. Lujan v. Defs. of Wildlife, 504 U.S. 555, 560 (1992) Injury-in-fact는 해당 손해가 “concrete and particularized” 함을 입증해야 하고, concrete injury는 “actual or imminent”해야만 한다.

 

RPX의 주요 비즈니스는 특허를 오픈마켓에서 획득하여 특허소송을 제기한 후, 특허협상을 진행하여 평화적인 방법으로 해결하는 것이다. RPX는 CAFC에서 자신들이 적어도 3가지 손해를 입었기 때문에, Article III standing 요건을 충족한다고 주장했다. 다음과 같다: (1) 특허권에 기인하는 손해 (injury to its statutory rights); (2) 경쟁자에 관한 소 제기 적격 상의 손해 (injury to its standing relative to competitors); (3) 잘 못 허여된 특허를 성공적으로 무효화하는 자신들의 평판에 대한 손해 (injury to its reputation of successfully challenging wrongfully issued patent claims). 이러한 주장에 대하여, CAFC는 다음과 같이 반박하였다.

첫번째 주장에 대하여, CACF는 Consumer Watchdog v. Wisconsin Alumni Research Foundation, 753 F.3d 1258 (Fed.Cir.2014) 판결 등을 인용하여, 특허법은 특허 취소의 소를 제기할 수 있음을 보장할 뿐, 그러한 소 제기의 결과를 보장하는 것은 아니므로, RPX의 (1) 번 Statutory right의 손해는 이유 없다.

두번째 주장에 대하여, RPX는 doctrine of “competitor standing”에 근거하였는데, CAFC는 RPX가 경쟁자로 열거한 Unified PatentsAskeladden L.L.C.에 대하여, 본 IPR에 대한 연관성을 입증하지 못한 것으로 보아 두번째 주장을 배척하였다.

세번째 주장에 대하여, RPX는 자신들의 수석 VP of client relations의 Declaration을 증거로 제출하였는데, CACF는 해당 증거가 (3)번 주장을 위한 경제적 손해를 입증하는데 실패하였다고 판결했다.
상기와 같은 이유로, 구체적으로 특정된 손해 (a concrete and particularized harm) 의 발생 입증에 실패했다고 판결했다.

 

RPX는 Supreme Court에 상고를 제출했는데, 그 이유는 다음과 같다:
Can the Federal Circuit refuse to hear an appeal by a petitioner from an adverse final decision in a Patent Office inter partes review on the basis of lack of a patent-inflicted injury-in-fact when Congress has (i) statutorily created the right to have the Director of the Patent Office cancel patent claims when the petitioner has met its burden to show unpatentability of those claims, (ii) statutorily created the right for parties dissatisfied with a final decision of the Patent Office to appeal to the Federal Circuit, and (iii) statutorily created an estoppel prohibiting the petitioner from again challenging the patent claims?

이에 대하여, Supreme Court는 다음과 같이 Solicitor General의 견해를 요청했다.
The Supreme court has asked for the Solicitor General’s view on whether non-practicing entities like RPX can appeal adverse PTAB decisions, even where they lack a patent-inflicted injury-in-fact.

 

Patent Brilliant 주소: https://patentbrilliant.blogspot.com

미국 특허등록요건에 관한 case law 와 MPEP (Manual of Patent Examining Procedure) 주요 chapter 위주로 미국특허법을 study 합니다.

김정훈 (Robert J. Kim), US attorney at law (Washington DC), 특허법인 우인

USPTO issues claim construction final rule for PTAB procedure

USPTO는 특허청 내 PTAB의 특허 재심절차인 Inter Partes Review (IPR) 및 transitional program for Covered Business Method patents (CBM)에 있어서 Claim construction standard를 변경한다고 공시했다.

 

Final rule은 기존 “Broadest reasonable interpretation” standard를 대신하여, 연방법원 (Federal court) 의 35 U.S.C. §282(b)에 근거한 민사소송 (특허침해금지소송) 의 청구항 해석기준인 “Phillips standard” (Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc)) 를 적용하기로 했다.

*** Phillips v. AWH Corp. 사건 재판부는 청구항 해석에 있어서, “Claim terms must be defined according to their ordinary and customary meaning as would be understood by a person of ordinary skill in the art.” 라고 판시했다.

이와는 달리, Broadest Reasonable Interpretation (BRI) standard 는 “broadest reasonable meaning of a claim’s words in their ordinary usage as they would be understood by one of ordinary skill in the art, taking into account whatever enlightenment by way of definitions or otherwise that may be afforded by the written description contained in the applicant’s specification.”로 청구항을 해석한다. In re Morris, 127 F.3d 1048, 1054 (Fed. Cir. 1997)

또한, Final rule에 의하면, IPR, PGR 및 CBM 절차에 있어서, PTAB은 해당 특허에 관한 Federal court 또는 ITC의 Claim construction 결과가 제출되는 경우는 그 결과를 검토하는 것으로 하였다.

USPTO는 이번 Final rule change를 통하여, PTAB의 Claim construction 결과가 ITC 내지 Federal court의 Claim construction 결과와 일치될 것으로 기대하고 있다.

본 Final rule은 소급하여 적용되는 것은 아니고, 2018.11.3 이후의 IPR, PGR 및 CBM 절차에 대하여 적용된다.

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김정훈 (Robert J. Kim), US attorney at law (Washington DC), 특허법인 우인