Claim limitation cannot be imported from specification.

특허 청구항의 용어는 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자 기준에서 ordinary and customary meaning으로 해석되어야 한다.

명세서 기재사항을 참작하여 청구범위를 이해함으로써 청구항에 명확히 기재된 한정사항으로 해석하는 것은 허용되나, 명세서 기재사항을 한정사항으로 하여 청구항을 해석함으로써, 청구항에 기재되어 있지 않음에도 명세서의 기재사항에 의하여 암시적으로 해당 청구항을 한정해석 하는 것은 금지되어 있다.

청구항을 명확하게 이해하는데 활용할 수 있는 증거의 사용에 있어서는 intrinsic evidence (claim, specification, prosecution history) 를 먼저 사용하고, 그럼에도 불구하고 불명확한 것이 있다면 추가적으로 extrinsic evidence (dictionary, expert testimony, inventor testimony) 를 사용할 수 있다. (Other than the intrinsic sources of evidence courts may also look to extrinsic evidence, though it is of secondary importance. Extrinsic evidence includes scholarly journal articles and expert testimony. Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005))

 

아래의 글은 청구항 해석과 관련한 최근의 판례에 대한 Wen Li (McDermott Will & Emery) 의 표제의 글을 필자가 일부 번역한 것이다.

 

CAFC는 Sumitomo Dainippon Pharma Co. v. Emcure Pharm. Ltd., (Fed. Cir., Apr. 16, 2018) 판결에서, 특허권자가 명시적으로 청구항의 범위를 축소 (한정) 하지 않는 이상 plain claim meaning에 대하여 그보다 좁게 해석하는 것은 금지된다고 판시했다.

 

Sumitomo는 antipsychotic agent용도의 “novel imide compounds and their acid addition salts”에 대한 특허권자이다. 해당 특허는 10억개 이상의 stereo/optical isomer를 특허청구범위로 하고 있다. 복수의 복제약 제조업자가 US FDA에 Sumitomo의 LATUDA®에 대한 복제약 제조 허가 (ANDA) 를 신청하자 Sumitomo는 복제약 제조업자들을 상대로 특허침해소송을 제기하였다.

 

해당 특허소송에서 1심 법원은 claim construction에 있어서, enantiomer들의 조합이 어떠한 범위에 놓이는지에 대하여 판결을 집중하였다. 복제약 제조업자들은 Sumitomo의 특허 청구항에 대하여 “a racemic mixture of two enantiomers of which the structural formula is representative” 로 주장함으로써 청구항에 있어서 이성질체 (enantiomer) 의 종류에 대한 한정을 시도하였다.

이에 대하여, 1심 법원은 복제약 제조업자의 주장을 배척하고, Sumitomo의 주장 즉, 해당 청구항은 “lurasidone, lurasidone’s enantiomer, as well as mixtures of these enantiomers”을 포함한다는 주장을 받아들였다. 이렇게 함으로써, 복제약 제조업자들은 특허침해에 해당하게 되었으며, CAFC에 항소하였다.

 

CAFC는 Sumitomo 특허의 청구항의 plain language는 문제가 되는 이성질체 (enantiomer) 를 포함한다고 판결했다. 또한, CAFC는 Sumitomo의 특허가 명세서 기재사항으로 문제가 되는 enantiomer에 대하여 preferred embodiment로 기재하고 있고, 이에 대한 실험데이터를 제시하고 있으며, 더욱이 해당 enantiomer에 대하여 명백하게 배제 (disclaim) 하고 있지도 않다고 판시했다.

 

결과적으로, 복제약 제조업자들이 extrinsic evidence를 사용하여 증빙하고자 한 enantiomer의 축소 해석 시도는 특허권자의 intrinsic evidence (문제가 된 enantiomer를 포함하는 기재) 에 대하여 후순위이므로 이유 없다 판결하였다.

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미국 특허등록요건에 관한 case law 와 MPEP (Manual of Patent Examining Procedure) 주요 chapter 위주로 미국특허법을 study 합니다.

김정훈 (Robert J. Kim), US attorney at law (Washington DC), 특허법인 우인

Robert J. Kim

Robert J. Kim US attorney at law Wooin Patent & Law