“Consisting of:” Not as narrow as you think

아래의 글은 William Valet (Carter Deluca Farrell & Schmidt) 가 쓴 표제의 글을 필자가 일부 번역한 것이다.

Claim의 transitional phrase (전이부) 에 있어서, Open end 인 “comprising”에 비하여 Close end 인 이유로 권리해석 시 불리한 것으로 인식되는 “consisting of”의 적절한 사용에 대하여 추천하고 있다.

 

“comprising”과 “consisting of”는 특허법에서 잘 정의된 transitional phrase로써 전자는 (claim에 기재하지 않은 추가 구성요소에 대하여) 포함적인데 반하여 후자는 제외적이다. 예를 들어, “a safety razor blade unit comprising a guard, a cap, and a group of first, second, and third blades”로 된 claim은 3개 이상의 blade를 가지는 면도기를 권리범위에서 포함한 것으로 해석되는데, 그 이유는 transitional phrase가 “comprising”이 쓰였으므로 해당 claim의 “group of”는 추정적으로 open-ended로 해석하기 때문이다. 반대로, “consisting of”에 의하여 나열된 claim의 경우는 나열되지 않은 여타의 element, step 또는 ingredient에 대하여는 포함하지 않는 것으로 해석한다.

 

*** The GILLETTE COMPANY, Plaintiff-Appellant, v. ENERGIZER HOLDINGS, INC., Defendant-Appellee., (No. 04-1220, Decided: April 29, 2005) 사건은 Gillette의 claim 1이 비록 3개의 blades로 한정하고 있으나, 해당 claim의 transitional phrase가 comprising이고, 더욱이 specification에서 기재한 사항을 종합적으로 고려했을때 3개 이상의 blade를 갖는 경우도 권리범위에 포함시킬 수 있다고 판결한 사례로써, comprising과 consisting of의 해석 시, case-by-case로 해석해야 함을 명심할 필요가 있다.
그렇다면, 얼핏 “consisting of”를 사용하는 것에 대하여는 어떠한 장점도 존재하지 않는 것으로 이해할 수 있을 것이다. 그런데, Multilayer Stretch Cling Film Holdings, Inc. v. Berry Plastics Corporation (“Multilayer”) 사건에서와 같이, “consisting of” 특히, Markush claim 형식으로 사용된 경우에 있어서는 여전히 특허실무자 및 재판부로 하여금 당혹해 할 수 있을 만한 문제를 제기하고 있다.

 

Multilayer 사건에서, Multilayer소유의 US6,2565,055의 claim 1 및 claim 28의 해석이 문제되었다. Claim 1은 아래와 같다:

1. A multi-layer, thermoplastic stretch wrap film containing seven separately identifiable polymeric layers, comprising:

(a) two identifiable outer layers, at least one of which having a cling performance of at least 100 grams/inch, said outer layer being selected form the group consisting of linear low density polyethylene, very low density polyethylene, and ultra low density polyethylene resins, said resins being homopolymers, copolymers, or terpolymers, of ethylene and alpha-olefins; and

(b) five identifiable inner layers, with each layer being selected from the group consisting of linear low density polyethylene, very low density polyethylene, ultra low density polyethylene, and metallocene-catalyzed linear low density polyethylene resins; said resins are homopolymers, copolymers, or terpolymers, of ethylene and C3 to C20 alpha-olefins;

wherein each of said two outer layers and each of said five inner layers have different compositional properties when compared to a neighboring layer.

 

재판부는 element (b)가 Markush claim language로 기재되어 있음에 유의하였다. 즉, 2가지 문제는 첫째, Markush group으로 기재된 element (b)가 4개의 resin만으로 한정되는가; 둘째, Markush group이 나열된 4개의 resin들의 혼합으로 한정되는가 이다.

 

재판부는 첫번째 문제에 대한 판결에서, element (b)의 inner layers층이 Markush group으로 기재된 resin 이외의 추가적인 것도 포함한다는 Multilayer의 주장을 받아들이지 않았다. 즉, Markush language로 기재한 이상, claim에 나열하지 않은 구성요소는 배제하는 것이 맞다는 판단이다.

 

Multilayer 사건에 의하면, consisting of를 둘러싼 claim construction은 복잡하고, 빈틈없는 고찰이 필요한 분야임을 시사한다. consisting of가 claim에 나열되지 않은 element를 포함하지 않는 closed transition임은 (수많은 판례에 의하여) 잘 정의된 것은 맞지만, 한가지 오해하기 쉬운 점은 consisting of 만 있으면, 자동적으로 claim에 나열되지 않은 추가적인 element를 언제나 배제하는 것으로 받아들이는 것이다. 즉, 이는 추정일 뿐이지 그 자체 (확정) 가 아니다.

 

Multilayer 사건으로부터 얻을 수 있는 교훈은 무엇인가?

첫째, 가능하다면 consisting of의 사용을 피하고, 사용하는 경우라도 되도록 Markush language와 함께 사용하는 것이다.

특히, 화학발명의 경우에 있어서 consisting of의 사용은 그 가치가 있고, 또한 이렇게 함으로써 청구항 추가에 의한 가산료를 절약할 수도 있다.

 

또한, MPEP § 2111.03에서 기재하고 있는 바와 같이, consisting of가 preamble 직후에 오는 경우가 아닌, body의 중간 어느 한 부분에 오는 경우에는 해당 consisting of의 적용 범위가 claim 전체가 아닌 해당 구성요소에 한정되는 것으로 해석한다고 되어있다.

이러한 점을 적절히 활용함으로써, claim이 prior art로부터 적절하게 구분 되어지는 효과를 거둘 수 있다.

 

Multilayer 사건에서, 출원인은 consisting of에 의하여 claim에 나열하지 않은 구성요소가 배제되는 추정효 (presumption) 의 극복을 위한 명확하고 충분한 정도의 구성요소를 나열하지 못했다.

그러므로, 실무 상으로는 이러한 사항을 명심하고, consisting of 다음에 오는 구성요소가 나열된 해당 구성요소만으로 명확하게 한정되는 경우에만 consisting of를 쓸 필요가 있다.

 

더욱이, 실무 상으로는 종속항에서 Markush language을 사용함으로써, 종속항이 기초하고 있는 독립항의 권리범위 내에서 가장 넓은 권리범위를 가지면서도 해당 독립항의 권리범위보다 넓게 해석됨으로써 무효로 되는 경우가 없도록 사용할 수 있다.
마지막으로, consisting of 및 Markush language 형식으로 claim을 작성하는 경우, 구성요소 간의 혼합/화합 관계를 포함하고자 한다면 명확하게 “and mixtures thereof” 내지 그와 유사한 어구를 반드시 포함시키는 것이 안전함을 명심해야 하겠다.

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미국 특허등록요건에 관한 case law 와 MPEP (Manual of Patent Examining Procedure) 주요 chapter 위주로 미국특허법을 study 합니다.

김정훈 (Robert J. Kim), US attorney at law (Washington DC), 특허법인 우인

Robert J. Kim

Robert J. Kim US attorney at law Wooin Patent & Law