Non-analogous art is not prior art for purposes of obviousness: Circuit Check v. QXQ.

MPEP 2141.01(a) 에는 Analogous art와 Non-analogous art에 대하여 기재하고 있는데, 103조에 의하여 비자명성을 판단함에 있어서, 선행문헌은 Analogous art에서 온 것이어야 한다. (I. TO RELY ON A REFERENCE UNDER 35 U.S.C. 103, IT MUST BE ANALOGOUS PRIOR ART)

 

다음은 Analogous art 요건과 관련하여, JD Supra에 실린 표제의 글을 필자가 일부 번역한 것이다.

 

CAFC는 Circuit Check Inc. v. QXQ Inc. 판결에서, Non-analogous art의 선행문헌으로는 자명성을 부정하지 못한다고 판결했다.

Circuit CheckQXQ에 대하여 자신들의 회로 보드 테스트 관련 특허침해 혐의로 소송을 제기했는데, 선행문헌에는 깊이가 얕은 드릴 구멍으로 인터페이스 플레이트에 표식을 하는 것에 관하여 기재하고 있음에 반하여, Circuit Check의 특허에는 2차 분리가능한 표식층을 이용하여 인터페이스 플레이트의 1차 표식층을 뒤덮은 것에 관하여 기재하고 있다.

QXQ는 상기 특허의 2차 분리가능한 표식층에 관하여 기재하고 있는 비유사기술분야 (Non-analogous art) 의 선행문헌을 인용하여 Circuit Check의 특허가 자명하다고 주장했다. Circuit Check는 답변서에서, 발명시를 기준으로 당업자가 표식과 관계없는 분야의 문헌에 기재된 방법을 고려할 수 없으므로 해당 특허는 비자명성이 인정된다고 주장했다.

배심원 판결은 Circuit Check의 주장을 받아들였으며, QXQ가 고의로 특허를 침해했다고 평결했다. 반면, 1심 법원은 QXQ에 대하여 해당 특허가 자명하여 특허무효라는 이유로 JMOL 판결했다.

(1심 법원은 다음과 같이 1차 표식층과 2차 표식층에 의한 특징을 무력화함에 있어서, 일반적인 차량의 페인트를 예로 들었다: “any vandal who has ‘keyed’ a car knows that stripping the paint with a key will result in the underlying metal color showing through.”)

 

항소심에서, CAFC는 특허가 유효하다는 배심원 평결에 있어서의 Graham factor에 대하여 판단했는데,

  1. the scope and content of the prior art,
  2. the differences between the prior art and the claims at issue,
  3. objective indicia of non-obviousness의 3가지이다.

 

선행문헌이 자명성 판단에 쓰이기 위해서는 유사기술분야에 속하는 것이어야 한다. CAFC의 판단에서와 같이, 유사기술분야라 함은 동일분야 내지는 발명의 문제 해결을 위한 관점에서 합리적인 수준에서의 연관있는 분야를 말한다. (prior art is only analogous “if it is from the same field of endeavor or if it is reasonably pertinent to the particular the problem the inventor is trying to solve.”)

재판부는 또한 다음과 같이 이점에 대하여 부연 설명했는데 즉, 발명자가 논리적으로 자신의 문제 해결을 위하여 관심을 기울일 만한 합리적인 수준에서의 연관성이 있는 것이라고 했다. (“a reference is only reasonably pertinent when it logically would have commended itself to an inventor’s attention in considering his problem.”)

새로운 블로그 Patent Brilliant 에서 새로운 글 업데이트 중입니다.

Patent Brilliant 주소: https://patentbrilliant.blogspot.com

미국 특허등록요건에 관한 case law 와 MPEP (Manual of Patent Examining Procedure) 주요 chapter 위주로 미국특허법을 study 합니다.

김정훈 (Robert J. Kim), US attorney at law (Washington DC), 특허법인 우인

Robert J. Kim

Robert J. Kim US attorney at law Wooin Patent & Law

2 thoughts on “Non-analogous art is not prior art for purposes of obviousness: Circuit Check v. QXQ.

답글 남기기