PTAB reversed based on non-analogous art theory.

아래의 글은 Greg DeLassus (Harness, Dickey & Pierce) 가 쓴 표제의 글을 필자가 일부 번역한 것이다.

 

In re Natural Alternatives LLC (Fed. Cir. Aug. 31, 2016) 사건에서 Natural Alternatives (NA) 는 US 6,080,330 (노면 얼음제거를 위한, 기존에 비하여 염과 독성화합물의 양이 적은 신규 화합물) 의 특허권자이다. NA는 ’330을 수개의 노면 얼음제거제 공급자에게 특허라이센스를 제공했는데, 그 중 한 공급자가 ex parte re-examination을 청구했으며, PTAB은 해당 특허가 (선행문헌 대비) 자명하여 무효라고 판시했다. NA는 CAFC에 항소했다.

문제가된 특허 청구항의 한정사항은 “desugared sugar beet molasses (설탕 추출 후 사탕무우 당밀)”이다. NA는 이 특정 당밀을 공지의 얼음제거제에 혼합함으로써 얼음제거 효과를 개선할 수 있음을 발견하고, 이를 특허등록하였다. 즉, NA의 특허방법에 의하여 보다 적은 양의 얼음제거제 (염) 를 사용할 수 있는 이점이 있으며, 이는 차량의 부식 내지 지하수의 오염을 줄이는 등의 효과가 있다. NA의 특허 이전에는 desugared sugar beet molasses는 폐기물이었다. USPTO의 prima facie obviousness의 핵심은 PL 164018 (Zdzislaw) 에 의하여 sugar beet molasses (염이 아닌 알코올) 가 공지되었고 (설탕성분 추출여부는 주장이 있었으나 중요한 사항은 아님), 노면 얼음제거제가 공지되었다는 것이다. Zdzislaw의 부동액과 NA의 특허청구항 간의 차이점은:

  1. 특정 비율만큼의 molasses 혼합비율 및
  2. 얼음제거제로서 알코올이 아닌 염을 필요로 하는 점이다.

심사관은 US5,639,319 (Daly) 를 추가로 인용하였는데, Zdzislaw와는 상이한 비율의 molasses/alcohol에 관하여 기재하고 있으며, 해당 molasses/alcohol 혼합물을 타이어 안정제 용도로 사용하는 것으로 기재하고 있다. 심사관은 추가적으로 Public Works 매거진을 인용하여 alcohol과 road salt의 혼합물이 노면얼음제거 효과를 가짐을 입증했다. PTAB은 심사관이 입증한대로, ’319와 Zdzislaw에 기재된 molasses/alcohol 혼합비율 및 Public Works에 기재된 alcohol – salt간 상호교환가능성에 기초하여, NA의 노면얼음제거물질에 관한 특허 청구항은 molasses – road salt 간 혼합비율 조정에 지나지 않는다고 판결하였다.

NA는 부동액 (Zdzislaw) 기술과 타이어 안정제 (Daly) 를 결합하는 것은 두 기술분야가 analogous art fields에 해당하지 않으므로 오류가 있다고 주장하였다. PTAB은 두 기술분야가 동절기 자동차에 관한 기술로 관련이 있어 공통 기술분야라는 입장을 취했는데, CAFC는 In re Clay, 966 F.2d 656 (Fed. Cir. 1992) 사건을 인용하면서, 이는 잘못이라고 판시했다. Clay 사건에서 PTO는 유류 저장탱크 (oil storage tanks) 와 유류굴착장치 (oil extraction rigs) 는 “석유산업 (petroleum industry)” 이라는 공통산업분야에 속한다고 판시했으나, CAFC는 “석유산업” 분야가 공통산업분야로 분류되기에는 너무 일반적이고 추상적이므로 PTO의 판결에 오류가 있다고 판시했다.

본 사건에서도 CAFC는 유사한 이유로 PTO의 prima facie obviousness 성립에 오류가 있으므로, NA의 특허에 대한 거절판단은 뒤집혀야 한다고 판시했다.

 

*** Analogous/Non-analogous art 관련 필자의 다른 글은 아래 참고:

Nonanalogous or disparaging prior art (MPEP 2131.05) http://uspatentbrilliantly.com/nonanalogous-or-disparaging-prior-art-mpep-2131-05/

Non-analogous art is not prior art for purposes of obviousness: Circuit Check v. QXQ http://uspatentbrilliantly.com/non-analogous-art-is-not-prior-art-for-purposes-of-obviousness-circuit-check-v-qxq/

“Soda-pop” bottle caps can be analogous art for flash chromatography cartridges http://uspatentbrilliantly.com/soda-pop-bottle-caps-can-be-analogous-art-for-flash-chromatography-cartridges/

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미국 특허등록요건에 관한 case law 와 MPEP (Manual of Patent Examining Procedure) 주요 chapter 위주로 미국특허법을 study 합니다.

김정훈 (Robert J. Kim), US attorney at law (Washington DC), 특허법인 우인

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Robert J. Kim US attorney at law Wooin Patent & Law

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