“Soda-pop” bottle caps can be analogous art for flash chromatography cartridges.

아래의 글은 JD Supra에 실린, 표제의 McDermott Will & Emery의 IP Update 글을 필자가 일부 번역한 것이다.

 

Scientific Plastic Products, Inc. v. Biotage AB

PTAB의 결정을 확정함에 있어서, CAFC는 심사관이 Low pressure liquid chromatography (LPLC) 의 Cartridge에 대하여 나사산이 형성된 내압 탄산음료병 마개 (Pressure-resistant threaded cap of carbonated beverage) 를 근거로, 두 기술은 유사기술분야 (analogous art) 에 해당하여 자명하다는 판결을 내렸다.

Scientific Plastic Products (SPP) 는 심사관이 탄산음료병 마개에 관한 선행문헌으로 LPLC cartridge를 자명하다는 이유로 거절함에 있어, 두 물품이 유사기술분야에 해당한다고 판단한 것에 대해 항소한 바 있다.

발명이 속하는 기술분야와 다른 분야가 유사기술분야가 되려면, 발명이 해결하고자 하는 문제와 관련하여 합리적 수준의 연관 (reasonably pertinent) 이 있어, 당업자가 다른 분야에서 문제의 해결방법을 찾을 만한 합리적인 이유가 있어야 한다. PTAB는, 액체의 압력이 증가하는 중에 밀봉을 위한 구조에 대하여 기재하고 있는 탄산음료병 마개를 LPLC cartridge의 유사기술분야로 인용한 심사관의 거절이유는 SPP 발명에서 기재하는 해결과제와 일치하고 있어, 이유 있다고 판시했다. SSP의 항소에 대하여 CAFC는, 개폐 가능한 탄산음료병에 관한 선행문헌이 압력 증가에 대비한 액체 밀봉의 문제점 해결방안에 대하여 충분히 기재하고 있는 청구발명의 유사기술분야임을 확인했다.

CAFC는 문제의 핵심은 Cartridge가 종래기술로 기재되어 있는가가 아니라, LPLC cartridge의 밀봉에 관한 사실이 기재되었는가 이며, 당업자 기준에서 탄산음료병의 압력 방지캡과 Cartridge를 연관시키는데 문제가 없다고 강조했다.

Judge Moore는 반대의견에서, 재판부가 발명자의 기재사항에 의존하여 발명의 해결과제를 판단했으며, 유사기술분야에 관한 판단이 불분명한 상황에 있어서의 당업자 수준 결정에 오류가 있음을 지적했다. 즉, 사후적 고찰 (hindsight) 에 의존한 재현 내지는 추측을 하고 있다고 주장했다.

 

*** MPEP 2141.01(a) (Analogous and nonanalogous art) 에는 103에 의한 특허거절 시, 유사기술관련성에 대하여 기재하고 있다.

I. TO RELY ON A REFERENCE UNDER 35U.S.C. 103, IT MUST BE ANALOGOUS PRIOR ART
In order for a reference to be proper for use in anobviousness rejection under 35 U.S.C. 103, the reference must be analogous art to the claimed invention. In re Bigio, 381 F.3d 1320, 1325, 72USPQ2d 1209, 1212 (Fed. Cir. 2004).

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미국 특허등록요건에 관한 case law 와 MPEP (Manual of Patent Examining Procedure) 주요 chapter 위주로 미국특허법을 study 합니다.

김정훈 (Robert J. Kim), US attorney at law (Washington DC), 특허법인 우인

Robert J. Kim

Robert J. Kim US attorney at law Wooin Patent & Law

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